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La tutela delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali del lavoratore

D. Paliaga

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Sommario:

Premessa - 1. Le invenzioni del dipendente


Premessa

La distinzione tra la disciplina della proprietà intellettuale in senso stretto – che fa capo alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (l.d.a.) – e quella della proprietà industriale – raccolta nel cd. codice della proprietà industriale di cui al d.l. n. 30/2005 (c.p.i.) – permane anche quando i presupposti per farne applicazione maturano nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato.

In quest’ultimo ambito esiste una normativa specifica che si occupa delle invenzioni del dipendente in generale che, dal 2005, è costituita dagli artt. 64 e 65 c.p.i. e, in precedenza, era contenuta negli artt. da 23 a 26 r.d. n. 1127/1939.

Non esiste invece un’analoga disciplina generale per le opere dell’ingegno del lavoratore, in relazione alle quali esistono soltanto alcune previsioni relative ad opere specifiche e, per il resto, bisogna fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale.

Entrambi gli ambiti condividono l’esigenza di fondo di contemperare due interessi contrapposti: da un lato, l’interesse del lavoratore che ha creato un’opera o realizzato un’invenzione ad esserne riconosciuto autore sotto il profilo morale e a trarne vantaggio sotto il profilo patrimoniale – come è previsto in generale per ogni autore e inventore – e, dall’altro, l’interesse del datore di lavoro nel cui contesto aziendale l’opera o l’invenzione sono maturate a trarne profitto economico, così come normalmente avviene per qualsiasi risultato del lavoro dei suoi dipendenti.

A questa contrapposizione di interessi corrisponde l’astratta operatività di regole certamente confliggenti tra loro.

Da un lato, infatti, sta la disciplina generale sulle opere dell’ingegno, destinata ad attribuire tutti i diritti, morali e patrimoniali, all’inventore cioè al lavoratore.

Dall’altro si staglia il principio, che in giurisprudenza è stato definito come lavoristico generale, secondo il quale l’imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del dipendente, senza necessità di alcun atto di trasferimento, come effetto naturale del contratto di lavoro subordinato. Un tale principio costituisce espressione della regola ancora più generale di impermeabilità del rapporto di lavoro rispetto al maggior o minor profitto che l’imprenditore può trarre dall’attività lavorativa del suo dipendente e trova la sua evidente spiegazione nel fatto che quest’ultima è soltanto una componente della più ampia organizzazione aziendale creata e gestita dall’imprenditore – e di cui questi sopporta costi e rischi – e trova già il suo corrispettivo nella retribuzione che quest’ultimo gli corrisponde.

Le soluzioni al problema del contemperamento di tali interessi offerte dal diritto nei due ambiti sono simili, ma non identiche e vanno pertanto analizzate separatamente.


1. Le invenzioni del dipendente

1.1. In generale

Come si è accennato, dal 19 marzo 2005 la relativa disciplina è contenuta negli artt. 64 e 65 c.p.i.

Il primo detta le regole di carattere generale applicabili a tutti i dipendenti privati e pubblici. Il secondo si occupa di una particolare categoria di pubblici dipendenti, costituita dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

In precedenza la disciplina era dettata dal r.d. n. 1127 del 1939 e precisamente agli artt. 23, 24, 25 e 26 a cui, nel 2001, era stato raggiunto il 24-bis di contenuto pressoché identico all’attuale art. 65.

L’art. 64 è stato modificato parzialmente dal d.l. n. 331/2010 con decorrenza dal 2 settembre 2010.

Sia la disciplina attuale sia quella previgente di cui al r.d. del 1939 distinguono al riguardo tre ipotesi diverse alle quali si fa tradizionalmente riferimento con le espressioni sintetiche invenzione di servizio, invenzione d’azien­da e invenzione occasionale.

Si parla di invenzione di servizio con riferimento all’ipotesi oggi disciplinata dal comma 1 dell’art. 64 (di cui, prima del 2005, si occupava il comma 1art. 23 r.d., di tenore identico) in cui a realizzare l’invenzione è un dipendente che è stato assunto appositamente per compiere attività di ricerca inventiva e percepisce una retribuzione che è stata determinata avendo specifico riguardo anche a tale aspetto.

Si ha invenzione d’azienda, invece, nell’ipotesi regolata dal comma 2 del­l’art. 64 (a cui corrisponde il comma 2, art. 23 r.d., rispetto al quale vi sono invece alcune differenze) cioè quando “non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell’attività inventiva”.

Il concetto di invenzione occasionale infine, viene utilizzato per ogni altra invenzione del dipendente che, ai sensi del comma 3 dell’art. 64 (e del comma 1, art. 24 r.d.), non presenta i caratteri delle precedenti, ma comunque “ri­entri nel campo di attività” del suo datore di lavoro.

Come appare chiaramente dalla lettura congiunta di tali previsioni, si tratta comunque di ipotesi in cui il lavoratore inventore ha potuto giovarsi in qualche modo del contesto lavorativo messogli a disposizione dal datore di lavoro e dunque si realizza in misura più o meno intensa la contrapposizione di interessi a cui si è già fatto cenno.

Ciò è evidente quando l’invenzione viene realizzata in ambito lavorativo, e cioè dando esecuzione al rapporto di lavoro. Lo è in modo particolare quando il dipendente è stato appositamente assunto per inventare, in quanto in tal caso l’organizzazione aziendale all’interno della quale il lavoratore è stato inserito è tutta proiettata verso l’invenzione e concorre sicuramente alla realizzazione della medesima.

Un apporto dell’organizzazione aziendale nel raggiungimento del risultato inventivo esiste tuttavia certamente anche quando quest’ultimo proviene da un dipendente che non è stato assunto per inventare, ma lo realizza comunque nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Nell’ipotesi residuale in cui l’invenzione venga realizzata dal dipendente (che non è stato assunto per inventare) al di fuori della sua attività lavorativa, ma abbia comunque attinenza con il campo di attività del datore di lavoro, un tale concorso dell’organizzazione aziendale è meno evidente e, di fatto, coincide con la presunzione che il lavoratore sia comunque giunto ad essa anche grazie all’esperienza e alle occasioni incontrate appunto sul lavoro.

La scelta di fondo compiuta dal legislatore per contemperare i due interessi contrapposti, ciascuno dei quali astrattamente idoneo ad attribuire i diritti sul­l’invenzione al rispettivo titolare, è stata nel senso di attribuire sempre e comunque al lavoratore il diritto morale sull’invenzione distinguendo invece gli effetti patrimoniali a seconda che l’invenzione sia o meno maturata in ambito lavorativo.

In questa seconda ipotesi – quando cioè l’invenzione si concretizza al di fuori dell’attività lavorativa – il comma 3 dell’art. 64 attribuisce al datore di lavoro soltanto un diritto di opzione per l’uso dell’invenzione o l’acquisto del brevetto, il cui esercizio comporta il pagamento di un canone o prezzo nella determinazione dei quali si dovrà tenere conto degli aiuti che l’inventore può aver ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione.

Quando invece l’invenzione viene realizzata dal dipendente nell’esecuzio­ne della sua attività lavorativa, i commi 1 e 2 dell’art. 64 per le invenzioni di servizio e d’azienda, (così come facevano in precedenza i commi 1 e 2, art. 23 r.d.) assegnano direttamente al datore di lavoro i diritti patrimoniali sul­l’invenzione, a titolo originario ed autonomo.

In tal caso l’interesse patrimoniale del lavoratore inventore viene salvaguardato in due modi tra loro alternativi.

La via principale – destinata ad operare in assenza di scelte diverse delle parti – prevede l’attribuzione al lavoratore di un compenso straordinario che il legislatore chiama equo premio.

L’altra ipotesi presa in considerazione dal legislatore è quella che le parti contrattuali abbiano regolato esse stesse a priori il conflitto tra i loro interessi, quando lo stesso era ancora soltanto potenziale, stabilendo che l’attività inventiva costituisce, in tutto o in parte, specifico oggetto del rapporto di lavoro ed una apposita retribuzione per la stessa, aggiuntiva rispetto a quella che spetterebbe normalmente al dipendente per il suo livello di inquadramento, pensata ovviamente tenendo conto anche dei possibili risultati della stessa.

Al riguardo in giurisprudenza è stata segnalata un’assonanza, sia pure per grandi linee, con le regole relative al patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c. “in cui l’espropriazione di diritti fondamentali del lavoratore (alla libertà di lavoro e di iniziativa privata) è valida a condizione che sia riconosciuto un equo compenso” (Cass. n. 11305/2003), ma anche una significativa differenza tra le due ipotesi.

L’origine pattizia della limitazione dei diritti del lavoratore, infatti, consente di configurare la nullità del patto di non concorrenza ove manchi la previsione del compenso. Essendo invece la legge ad attribuire i diritti patrimoniali sull’invenzione al datore di lavoro, la mancanza di un adeguato corrispettivo non comporta comunque una loro retrocessione al dipendente inventore, i cui interessi patrimoniali trovano soltanto una tutela di natura indennitaria nel riconoscimento dell’equo premio.

Entrambe le modalità di tutela dell’interesse patrimoniale del lavoratore inventore hanno vantaggi e svantaggi, che dipendono fondamentalmente dal carattere intrinsecamente aleatorio del risultato inventivo e dal fatto che, per tale motivo, l’obbligazione del lavoratore rimane comunque pacificamente un’ob­bligazione di mezzi, che ha ad oggetto soltanto l’impegno di ricercare soluzioni inventive ovvero “il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti, dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge” (così Cass. n. 11305/2003 sull’art. 23 r.d.).

Il datore di lavoro che opti per la corresponsione di una specifica retribuzione volta a coprire anche i potenziali risultati inventivi, infatti, rischia di scoprire a posteriori di averla pagata senza ottenere il risultato sperato. Ove compia la scelta opposta, però, rischia di doversi sobbarcare un costo straordinario, magari anche elevato, ove poi il risultato inventivo si realizzi.

1.2. Distinzione tra le varie ipotesi

La diversità degli effetti previsti dalle varie ipotesi ed il fatto che, comunque, esse comportano tutte una significativa deroga alla disciplina generale sulle opere dell’ingegno, rende particolarmente delicata l’individuazione dei criteri attraverso i quali stabilire se si applica o meno l’art. 64 c.p.i. e, in tal caso, quale delle ipotesi ivi previste.

Presupposto comune a tutte tre le ipotesi è, innanzi tutto, che l’invenzione sia avvenuta nel corso del rapporto di lavoro.

Il legislatore si è specificamente posto il problema di come accertare in concreto un tale presupposto e lo ha risolto con l’ultimo comma dell’art. 64 – identico al precedente art. 26 r.d. – il quale contiene una presunzione di realizzazione dell’invenzione nel corso del rapporto di lavoro, quando il brevetto viene chiesto “entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azien­da privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra”.

L’opinione diffusa è che si tratti di una presunzione di natura relativa, che cioè ammette prova contraria da parte sia del lavoratore, sia del datore di lavoro. Il primo potrà dunque provare che l’invenzione, nonostante il brevetto sia stato chiesto entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è stata realizzata autonomamente dopo quest’ultima e il secondo avrà la possibilità di dimostrare che la parte essenziale dell’attività inventiva è avvenuta quando l’inventore era ancora le sue dipendenze, anche se il brevetto è stato chiesto oltre l’anno dalla cessazione del rapporto.

Una volta appurato che ci si trova nell’ambito di applicazione dell’art. 64, si tratta di ricondurre la situazione concreta ad una piuttosto che ad un’altra ipotesi.

Dottrina e giurisprudenza non offrono al riguardo un’interpretazione univoca della norma, offrendo così tesi diverse in merito alla determinazione dei confini tra le tre ipotesi.

Come si è già accennato, la distinzione tra le prime due ipotesi – invenzione di servizio e invenzione d’azienda, in cui il diritto patrimoniale sull’inven­zione viene attribuito dalla legge direttamente al datore di lavoro – e la terza – invenzione occasionale, in cui al datore di lavoro spetta soltanto un diritto di opzione – è tradizionalmente incentrata sul fatto che l’invenzione maturi in ambito lavorativo oppure no.

Per delimitare l’ambito a cui essi si applicano, infatti, i primi due commi dell’art. 64 (come facevano in precedenza i primi due dell’art. 23) fanno riferimento entrambi all’invenzione “ fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego”.

Entrambi i commi impiegano tuttavia anche il concetto di “attività inventiva”, incentrando poi la distinzione tra invenzione di servizio e di azienda sul fatto che sia o meno prevista una retribuzione in compenso della stessa.

A fronte di ciò, in dottrina e giurisprudenza sono state proposte diverse tesi interpretative del criterio distintivo tra le prime due ipotesi che finiscono di fatto per influire anche sulla delimitazione dell’area di operatività della terza.

Una prima interpretazione – inizialmente minoritaria, ma ripresa più di recente dalla giurisprudenza – distingue le prime due ipotesi dalla terza in base all’oggetto del contratto di lavoro.

Secondo tale tesi, l’attribuzione automatica al datore di lavoro dei diritti patrimoniali sull’invenzione richiede comunque che il lavoratore sia stato assunto per svolgere un’attività di ricerca e di studio a scopo inventivo e la distinzione tra primo e secondo comma dell’art. 64 si fonda unicamente sulla previsione di un’apposita retribuzione (così ad es. Cass. n. 1285/2006).

Ciò restringe evidentemente l’ambito di operatività dei primi due commi dell’art. 64 ed amplia invece l’area riconducibile al terzo comma, in cui finisce per confluire ogni invenzione realizzata dal dipendente che non fosse stato specificamente assunto per svolgere attività di ricerca inventiva, anche se essa è comunque maturata nell’ambito dell’attività lavorativa.

Quanto alla retribuzione, la giurisprudenza ha chiarito che, affinché sia idonea a configurare un’invenzione di servizio, essa deve essere congrua, non essendo sufficiente un surplus retributivo solo nominale ed irrisorio, ma anche che la sua congruità non va valutata ex post, in base al valore economico del­l’invenzione realizzata, bensì ex ante con riferimento al momento dell’as­sunzione ed alle prospettive insiste nelle mansioni assegnategli.

Il problema più serio si pone quando il contratto di lavoro non fa alcuna menzione di risultati brevettabili e contiene semplicemente la previsione di un superminimo.

In un caso del genere, ad esempio, Cass. n. 1285/2006 già citata ha escluso che si potesse configurare un’invenzione di servizio affermando che “ la presenza in busta paga di un superminimo individuale non esplicitamente qualificato come corrispettivo dell’attività inventiva non è idonea, di per sé, a provare il requisito sopra indicato”.

Secondo un altro orientamento, invece, l’assunzione allo scopo di svolgere attività inventiva costituisce il presupposto specifico della sola invenzione di servizio e dunque il vero criterio distintivo della stessa rispetto alle altre ipotesi.

In ragione di ciò, dunque, il presupposto per l’operatività del comma 2 dell’art. 64 risulta essere la semplice sussistenza di un nesso causale tra l’atti­vità lavorativa richiesta e l’invenzione, ovviamente accompagnato dalla condizione della mancata inclusione dell’attività inventiva tra le prestazioni dovute, e l’area dell’invenzione occasionale si riduce alle sole invenzioni che siano maturate completamente al di fuori dell’ambito lavorativo.

Secondo questo orientamento, la verifica della retribuzione percepita dal dipendente inventore non è dunque decisiva per distinguere la prima dalla seconda ipotesi. Se l’attività inventiva non è stata dedotta come oggetto del contratto, l’invenzione sarà comunque d’azienda, anche se il dipendente inventore ha già percepito una retribuzione superiore a quella ordinaria. In caso contrario si rimane comunque nell’ipotesi dell’invenzione di servizio anche ove non sia prevista una retribuzione aggiuntiva, sicché in tal caso il lavoratore che realizzi l’invenzione non può rivendicare l’equo premio previsto per le invenzioni d’azienda, ma soltanto un adeguamento della sua retribuzione (così Cass. n. 2732/1992).

La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 5424/2015 – ancora relativa alle previsioni di cui al r.d. del 1939 – sembra coniugare entrambi gli orientamenti richiamando le varie sentenze rappresentative dell’uno e dell’al­tro ed affermando, dapprima, che “Entrambe le ipotesi contemplate nell’art. 23, nell’ormai pacifica interpretazione che ne danno la dottrina e la giurisprudenza ... presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un’e­splicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente il corrispettivo dell’attività inventiva” e, subito dopo, che “la differenza tra l’invenzione di servizio e l’invenzione d’azienda è che, nella prima, l’attività inventiva è espressamente prevista come oggetto della prestazione lavorativa, è “dovuta” (e a tal fine retribuita), mentre, nella seconda, la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, il quale non rientra nell’attività dovuta, ma è a quest’ultima collegato come frutto ‘non dovuto ne’ previsto della prestazione lavorativa’, nel senso che essa può sì concernere applicazioni, analisi e ricerche suscettibili di condurre ad un’invenzione, ma tale risultato va al di là di ciò che contrattualmente il datore di lavoro si aspetta dal lavoratore”.

In ogni caso, si tratta evidentemente di una questione interpretativa del testo contrattuale in merito alla quale la giurisprudenza evidenzia che “si tratta di indagare sulla volontà delle parti, non operando ‘ex post’, quando l’inven­zione è stata conseguita, perché con questo criterio si dovrebbe considerare pattuita l’attività inventiva in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa abbia dato luogo, comunque, ad un’invenzione, ma indagando ‘ex ante’ sull’ef­fettivo intendimento delle parti” sicché non “può assumere rilievo la maggiore o minore probabilità che dall’attività lavorativa pattuita scaturisca l’inven­zione, di tal che, ogniqualvolta sia probabile quel risultato, si dovrebbe automaticamente considerare come rientrante nella previsione contrattuale” (Cass. 11305/2003).

È d’altronde pacifico che l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza dei presupposti per configurare l’invenzione di servizio incombe sul datore di lavoro e dunque, in caso di mancato assolvimento del medesimo, l’invenzione va qualificata come di azienda, con conseguente diritto del dipendente al premio.

Alla luce di tutto quanto sopra, va sottolineata l’opportunità che il datore di lavoro che assume un dipendente per svolgere attività di ricerca inventiva, se intende creare le premesse per qualificare come invenzione di servizio i risultati auspicati, predisponga con cura il testo del contratto di lavoro chiarendo in modo inequivoco l’attribuzione delle mansioni di ricerca inventiva e di una retribuzione corrispondente, magari richiamando anche espressamente le previsioni di cui all’art. 64, comma 1 e precisando che, in caso venga realizzata un’invenzione brevettabile, non spetterà alcun compenso ulteriore.

1.3. L’invenzione d’azienda e l’equo premio

Se non ci sono le condizioni per configurare un’invenzione di servizio e ci si ritrova nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 64, al lavoratore spetta ciò che il legislatore sin dal 1939 definisce “equo premio”.

Nel vigore della precedente disciplina la giurisprudenza ha messo a punto la sua qualificazione come “controprestazione straordinaria per una prestazione straordinaria”.

La relazione illustrativa del c.p.i. si allaccia espressamente a questa elaborazione giurisprudenziale e qualifica l’equo premio come “indennità straordinaria” giustificata dal fatto che l’invenzione (la relazione parla di tecnologia), “essendo stata validamente brevettata”, ha conferito al datore di lavoro “un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti dando origine ad un quid pluris di redditività aziendale alla quale è giusto che partecipi il dipendente”.

In merito a questo premio il c.p.i. ha innovato sia sotto il profilo dei presupposti, sia in merito ai criteri per la sua determinazione.

Nel silenzio dell’art. 23 r.d., la giurisprudenza si era assestata nel ritenere necessario che l’invenzione venisse brevettata, con la conseguenza di escludere ogni diritto del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro scegliesse di non farlo.

Il legislatore del 2005 ha abbracciato questa soluzione: il testo iniziale del comma 2 dell’art. 64, infatti, agganciava il premio in questione al solo fatto che “il datore di lavoro ottenga il brevetto”.

Il decreto correttivo del 2010, però, ha modificato la norma prevedendo che l’equo premio spetta anche quando il datore di lavoro o i suoi aventi causa – altra innovazione del decreto correttivo – “utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale”.

Verosimilmente prendendo atto di una scelta diffusa nella prassi, il legislatore ha dunque svincolato il premio dall’ottenimento del brevetto, agganciandolo all’esistenza di uno sfruttamento in concreto dell’invenzione. Anche dopo il 2010, comunque, il tenore della norma è chiaro nell’escludere il diritto al premio ove il trovato diventi di dominio pubblico,

Gli interpreti ritengono che, anche nel caso di sfruttamento diretto dell’in­venzione senza ottenimento del brevetto, deve comunque trattarsi di un’inven­zione validamente brevettabile, che cioè deve avere tutte le caratteristiche che consentirebbero di ottenere un brevetto.

A tale scopo si configura di fatto un interesse del dipendente inventore ad effettuare una comunicazione ufficiale al suo datore di lavoro circa l’invenzio­ne realizzata e le sue caratteristiche che, oltre a mettere il suo datore di lavoro in condizioni di fare le sue scelte, appare utile a cristallizzarle e documentarle per l’eventualità che il datore di lavoro scelga poi di non brevettare, ma di utilizzare l’invenzione in regime di segretezza.

La normativa in questione, in ogni caso, continua a rimettere al datore di lavoro ogni scelta in merito al se ed al come dello sfruttamento dell’inven­zione.

Emerge così l’esistenza di uno spazio di operatività della norma in cui, a prima vista, la deroga alle regole generali sulla proprietà industriale sembra allontanarsi dalla sua ratio di tutela degli interessi dell’imprenditore. Se que­st’ultimo rinuncia a sfruttare un’invenzione validamente brevettabile, infatti, negare comunque al lavoratore la possibilità di farlo in proprio potrebbe apparire privo di giustificazione.

A ben vedere, tuttavia, molteplici possono essere le ragioni per cui un imprenditore potrebbe decidere di non sfruttare un’invenzione maturata all’in­terno della sua azienda e in molti casi – si pensi anche solo alla necessità di ammortizzare i costi di un apparato produttivo che altrimenti dovrebbe essere modificato – la loro analisi potrebbe rivelare che una tale scelta risponde a precise scelte imprenditoriali che realizzano comunque quel suo interesse a tutela del quale è stata dettata la disciplina di cui qui si discute.

Il requisito implicito della brevettabilità può venire in rilievo in caso di controversia sull’obbligo di pagare l’equo premio non soltanto quando il datore di lavoro abbia utilizzato l’invenzione senza preventiva brevettazione – e sia dunque il lavoratore a dover dimostrare che l’invenzione è validamente brevettabile –, ma anche quando il datore di lavoro che ha ottenuto il brevetto sostenga che l’invenzione non era validamente brevettabile.

La Suprema Corte – per il vero con riferimento a vicende regolate ancora dall’art. 23, in cui dunque il diritto all’equo premio era ancora legato solo al­l’ottenimento del brevetto – ha ritenuto necessaria in tal caso “la rimozione – e con efficacia ‘ex tunc’ – del brevetto” che avvenga nel “rispetto delle formalità previste dalla normativa brevettuale per il relativo procedimento (ad es., intervento obbligatorio del P.M., ex artt. 70, n.1 c.p.c. e 78 r.d. n. 1127/1939; rispetto del contraddittorio previsto dal citato art. 78; comunicazione prevista dal successivo art. 80, etc.)” (Cass. n. 7484/2000).

La novità in merito ai presupposti del diritto all’equo premio incide evidentemente anche sulla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.

Quest’ultima è pacificamente decennale, proprio in ragione della natura indennitaria ed una tantum del premio, che ne esclude la riconducibilità alle “prestazioni periodiche inserite in una causa debendi continuativa” (Cass. 11305/2003) a cui si applica invece il termine quinquennale.

In caso di brevetto, la decorrenza del termine di prescrizione è di agevole individuazione nel momento stesso in cui esso viene ottenuto.

In caso di utilizzazione dell’invenzione in regime di segretezza industriale sussiste invece il problema pratico di capire quando la decisione di utilizzare l’invenzione sia divenuta operativa.

La giurisprudenza, in ogni caso, ha avuto modo di chiarire che l’occul­tamento da parte del datore di lavoro della notizia della concessione del brevetto non costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c., in quanto “la mera consultazione del registro dei brevetti è idonea, per lo speciale regime di pubblicità che regola la materia, a consentire, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, la conoscenza di tale avvenuto riconoscimento, dovendosi conseguentemente escludere la configurabilità, in danno del creditore, di una vera e propria impossibilità di agire o comunque di un impedimento non sormontabile con normali controlli” (Cass. 23809/
2011).

Quanto alla determinazione dell’equo premio, il r.d. del 1939 si limitava a prevedere che si tenesse conto “dell’importanza dell’invenzione”.

Dovendo farne applicazione concreta nelle consulenze tecniche disposte per determinare l’ammontare del premio, la giurisprudenza aveva consolidato la scelta di fare ricorso alla cd. formula tedesca, cioè ai criteri dettati dal Ministero Federale del lavoro tedesco a partire dalla 1959 proprio per determinare il corrispettivo delle invenzioni dei dipendenti privati. Tali criteri, in buona sostanza, partono dal valore dell’invenzione per ridurlo poi in misura percentuale più o meno ampia a seconda della posizione ricoperta dal dipendente nell’impresa e del grado di autonomia che egli ha speso nel porre e risolvere il problema tecnico.

Il comma 2 dell’art. 64 ha recepito tale soluzione giurisprudenziale ed ha arricchito le indicazioni relative alla determinazione del premio con la previsione che “si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questa ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro”.

I commentatori ritengono che, comunque, l’applicazione pratica di questa previsione non possa che avvenire ancora una volta attraverso l’applicazione della formula tedesca ovvero identificando l’importanza dell’invenzione nel suo valore economico per il datore di lavoro – cioè nel valore del beneficio economico che potrà essere conseguito con lo sfruttamento dell’invenzione – ed applicando poi una riduzione percentuale in ragione degli altri elementi previsti dalla norma.

1.4. L’invenzione occasionale

Laddove l’invenzione può essere qualificata come occasionale, come si è già visto, il datore di lavoro ha soltanto un diritto di opzione (il r.d. del 1939 usava invece il termine “prelazione”) “per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere o acquisire per la medesima invenzione brevetti all’estero” a fronte del quale la legge prevede la corresponsione di uncanone o prezzo.

Si è già accennato al fatto che, alla base di una tale previsione, sta la presunzione dell’esistenza comunque di un qualche apporto del datore di lavoro alla realizzazione dell’invenzione. Il tenore della norma, laddove non chiede, né comunque consente la verifica di alcun rapporto concreto tra l’ambito lavorativo e l’invenzione, induce a ritenere che si tratti di una presunzione che non ammette prova contraria. Il lavoratore non potrà quindi sottrarsi all’applicazio­ne della norma dimostrando che, in concreto, non vi è stato alcun concorso del contesto lavorativo.

Il discorso appare diverso, tuttavia, per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo.

La norma stabilisce infatti che il canone o prezzo devono essere fissati “con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”, così imponendo una verifica in concreto dell’entità e – prima ancora – dell’esi­stenza stessa di aiuti da parte del datore di lavoro. I commentatori ritengono che l’applicazione concreta di tale previsione non possa che avvenire attraverso una applicazione in via analogica della formula tedesca che parta dal valore di mercato dell’invenzione e dia quindi rilievo agli aiuti ricevuti dall’impresa in termini di sua riduzione percentuale.

La legge prevede un termine di tre mesi per l’esercizio di questo diritto di opzione e, a differenza di quanto accadeva nel vigore del r.d. del 1939 (in cui il dies a quo era costituito dalla data di conseguimento del brevetto), il termine decorre “dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto”.

Scaduto il termine, il lavoratore risulta pienamente libero di sfruttare l’invenzione.

Un effetto analogo è espressamente previsto in caso di inadempimento degli obblighi patrimoniali correlati all’esercizio del diritto di opzione. Il comma 3 dell’art. 64 stabilisce infatti che “i rapporti costituiti con l’esercizio dell’op­zione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”.

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in merito all’eventualità che il datore di lavoro, pur non avendo esercitato il diritto di opzione, abbia utilizzato di fatto l’invenzione ed ha escluso che ciò sia sufficiente a far sorgere il diritto al corrispettivo previsto dal comma 3 dell’art. 64 in quanto il diritto del lavoratore al canone o al prezzo presuppone la concessione del brevetto e una manifestazione negoziale recettizia della volontà di profittarne da parte del datore di lavoro (così ad es. Cass. 5424/2015 già citata).

 

 

1.5. Aspetti processuali

Le invenzioni del dipendente godono di un regime particolare anche sotto il profilo processuale.

Come già accadeva nel vigore del r.d. del 1939, infatti, il comma 4 dell’art. 64 configura un’apposita procedura arbitrale per la soluzione delle controversie che riguardano la determinazione dell’equo premio di cui al comma 2 ovvero del canone o del prezzo di cui al comma 3.

Tale procedura si affianca alla competenza giudiziaria in merito all’accer­tamento del diritto del lavoratore a percepirli e ad ogni altra possibile controversia in cui si debba fare applicazione dell’art. 64.

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, d.lgs. n. 30, quest’ultima oggi appartiene alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale presso il Tribunale, mentre fino al 2005 le questioni poste dagli artt. 23 e ss. del r.d. del 1939 erano di competenza del giudice del lavoro.

Per la risoluzione delle controversie sul quantum, il comma 1, art. 25 del r.d. del 1939 prevedeva l’intervento di un collegio di tre arbitri definiti “amichevoli compositori”, nominati uno ciascuno dalle parti e, il terzo, dalle stesse in accordo tra loro oppure dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il regime era diverso in caso di invenzioni di un dipendente statale, in quanto in tal caso il comma 2 dell’art. 25 attribuiva la competenza ad una “deliberazione insindacabile” del Ministro preposto all’amministrazione corrispondente.

Il tenore della previsione di cui al non lasciava dubbi sulla obbligatorietà del percorso ivi previsto e per tale motivo fu denunciato alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 24 e 102 Cost.

Con la sentenza n. 127/1977 la Corte lo giudicò illegittimo “nella parte in cui non riconosce la facoltà dell’inventore e del datore di lavoro di adire l’autorità giudiziaria ordinaria”, con l’effetto di trasformare la procedura di cui al comma 1 dell’art. 25 in una procedura arbitrale facoltativa e rituale e rendere di fatto inutile la previsione di legge, in quanto la possibilità di ricorrere a questo tipo di procedura arbitrale era già prevista in via generale dal­l’art. 808 c.p.c.

Nonostante tale chiara indicazione della Corte costituzionale, il legislatore del 2005 ha riproposto questo sistema del doppio binario

Il motivo di tale scelta emerge dalla relazione illustrativa al c.p.i. laddove spiega che, inizialmente, il governo aveva considerato la possibilità di semplificare la disciplina prevedendo un’unica ipotesi caratterizzata dal fatto che l’invenzione venga conseguita nell’esecuzione del rapporto di lavoro, così eliminando la distinzione tra invenzione di servizio e invenzione di azienda e prevedendo l’equo premio per ogni invenzione che venga realizzata nel tempo dedicato all’attività lavorativa. È evidente che, se così fosse stato, le possibili controversie tra le parti avrebbero avuto ad oggetto unicamente la determinazione dell’equo premio e non anche la preliminare configurabilità o meno del diritto a percepirlo e quindi non vi sarebbero stati quei problemi di interferenza tra l’accertamento dell’an – di competenza del giudice – e la determinazione del quantum – di competenza del collegio arbitrale – che sussistono invece nella situazione attuale.

Il comma 4 dell’art. 64 contiene una previsione simile al comma 1 dell’art. 25, anche se non completamente identica.

Esso attribuisce infatti la determinazione dell’equo premio, canone o prezzo ad un collegio di tre arbitratori la cui nomina è analoga, con la sola differenza che, in caso di disaccordo delle parti, il terzo è nominato dal Presidente della sezione specializzata.

Tale collegio – secondo quanto prevede il comma 5 – può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto al premio, al canone o al prezzo, (con l’ovvia precisazione che in tal caso l’ese­cutività della sua decisione è subordinata alla sentenza di accertamento del diritto) e procede con equo apprezzamento.

La norma pone svariati problemi di interpretazione e coordinamento con le regole generali.

L’uso del termine arbitratore, il richiamo all’equo apprezzamento e la previsione che “se la determinazione è manifestamente iniqua o erronea la deter­minazione è fatta dal giudice”, innanzi tutto, evocano chiaramente la previsione di cui all’art. 1349 c.c. (il c.d. arbitraggio).

È stato osservato che tale scelta terminologica è probabilmente dovuta all’intento di configurare una procedura che potesse risultare obbligatoria nonostante le indicazioni date dalla Corte costituzionale in relazione all’art. 25.

Il fatto che la procedura abbia il suo esclusivo ambito di operatività in caso di disaccordo delle parti conduce tuttavia i commentatori ad escludere che si tratti effettivamente di arbitraggio e a configurare un arbitrato vero e proprio.

Secondo l’opinione prevalente, infatti, l’arbitraggio non ha alcun contenuto decisorio su questioni controverse.

Ne è conferma, peraltro, il richiamo compiuto dall’art. 64 alle previsioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. che disciplinano appunto l’arbitrato.

Facendo tesoro della sentenza della Corte Costituzionale, in particolare, si ritiene trattarsi comunque di un arbitrato facoltativo.

Il richiamo all’equità contenuto nel comma 5 dell’art. 64 (laddove parla di equo apprezzamento e di determinazione manifestamente iniqua) pone poi un problema di compatibilità con la previsione generale di cui all’art. 822 c.p.c.

Prevedendo che “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità”, infatti, quest’ultimo subordina l’arbitrato secondo equità alla volontà concorde delle parti che non è invece richiesta dall’art. 64. È d’al­tronde lo stesso art. 64 a limitare l’operatività dell’equità, laddove al com­ma 2 pone i criteri di determinazione dell’equo premio visti sopra.

Un ulteriore profilo problematico riguarda i possibili rimedi a disposizione delle parti rispetto alla decisione arbitrale.

Utilizzando la terminologia di cui al 1349 c.c., l’art. 64 sembra limitare il ricorso al giudice al solo caso di una determinazione manifestamente iniqua ed erronea. Il richiamo agli artt. 806 e ss. c.p.c. determina tuttavia l’applicabilità dell’art. 827 e seguenti sui mezzi di impugnazione del lodo arbitrale. La previsione di criteri di determinazione dell’equo premio da parte del comma 2, d’altro canto, implica inevitabilmente che il giudice possa sindacare il modo in cui gli arbitri hanno dato applicazione a tali criteri.

Vale la pena di evidenziare a questo proposito che, trattandosi comunque di diritti patrimoniali disponibili, in base alle regole generali in materia di arbitrato, a meno che ciò non sia vietato dalla contrattazione collettiva le parti potrebbero comunque scegliere l’arbitrato anche per decidere le questioni che ri­guardano l’an dell’equo premio, canone o prezzo.

1.6. La disciplina speciale per le invenzioni dei ricercatori di Università e degli Enti pubblici di ricerca

Le previsioni dell’art 64 riguardano chiaramente sia il rapporto di lavoro privato sia il pubblico impiego.

Ne costituisce inequivoca indicazione l’espresso riferimento all’ammini­strazione statale e all’amministrazione pubblica presenti rispettivamente nel comma 4 e 6.

Così era già nel vigore del r.d. del 1939, il cui art. 24 conteneva l’espresso riferimento all’amministrazione pubblica.

A partire dal 2001 esiste tuttavia una disciplina speciale per le invenzioni dei ricercatori delle Università o degli enti pubblici di ricerca. Essa era inizialmente contenuta nell’art. 24-bis del r.d. del 1939, introdotto dalla legge n. 383/2001, ed oggi si trova nell’art. 65 c.p.i. il cui testo è identico a quello del­l’art. 24-bis, se non per il fatto che esclude la sua applicazione alle ricerche finanziate in tutto in parte da privati o realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi da quello di appartenenza.

La disciplina dettata dalla norma è di difficile lettura e comunque sensibilmente diversa da quella prevista in tutti gli altri casi.

Il ricercatore inventore viene infatti definito come “titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore” e l’ammini­strazione di appartenenza concorre soltanto con il suo dipendente nel godere dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione in una misura che oscilla tra il 30 e il 50% degli stessi. Non essendovi dettagli nella norma su come possa realizzarsi questo concorso, si valorizza la previsione del comma 2 secondo cui gli enti “nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo licenze a terzi per l’uso dell’invenzione … nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci “ per ritenere che siano gli enti che debbono regolare le modalità di sfruttamento dell’invenzione da parte del dipendente.

Se tuttavia l’inventore o i suoi aventi causa rimangono inerti – e precisamente se non iniziano lo sfruttamento industriale entro cinque anni dal rilascio del brevetto – la pubblica manifestazione di cui l’autore era dipendente al momento dell’invenzione “acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante al inventore di esserne riconosciuto autore”.

Alla base di questa previsione derogatoria rispetto alle regole generali di cui all’art. 64 ci sono sostanzialmente la sfiducia nei confronti della capacità delle università e degli enti di ricerca di valorizzare il proprio patrimonio inventivo e la convinzione che i singoli ricercatori possano essere più motivati e dunque l’attribuzione ad essi dei diritti patrimoniali sull’invenzione possa incentivare la ricerca.

Secondo la relazione illustrativa al c.p.i., nel 2005 la norma aveva già deluso le aspettative, dimostrando “l’inettitudine del ricercatore ... a comportarsi in modo da conseguire la titolarità del brevetto e da ottenere in concreto lo sfruttamento dell’invenzione”, tanto che in un primo tempo il governo voleva sostituirla introducendo una soluzione analoga a quella dell’invenzione occasionale.

1.7. Situazioni diverse dal lavoro subordinato

Le previsioni in questione, come si è visto, riguardano soltanto il rapporto di lavoro subordinato, privato o pubblico.

Le situazioni concrete in cui sussiste il conflitto di interessi che esse mirano a risolvere possono tuttavia realizzarsi anche quando l’invenzione matura nel­l’ambito di collaborazioni prive del carattere della subordinazione, come i rapporti di lavoro autonomo o di c.d. parasubordinazione o in ambito societario.

In assenza di specifiche previsioni analoghe a quelle sinora esaminate, la ricerca della soluzione di tale conflitto passa inevitabilmente attraverso la verifica dell’applicabilità in via analogica di queste ultime.

I problemi sono complessi e, in questa sede, è possibile soltanto farvi cenno.

Ciò che va certamente evidenziato al riguardo è che l’attribuzione a titolo originale ad un soggetto diverso dall’inventore dei diritti patrimoniali connessi all’invenzione rappresenta di per sé un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia brevettuale, secondo cui è l’autore dell’inven­zione ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica, il quale si giustifica soltanto per l’apporto, di solito decisivo, che l’organizzazione dell’impre­sa conferisce alla genesi ed all’attuazione dell’invenzione.

Costituisce dunque esigenza comune a tutte le situazioni in cui è necessario procedere a tale verifica, la ricerca di una interpretazione comunque restrittiva delle regole in questione.

Orbene, non vi sono dubbi che i diritti sull’invenzione espressamente com­missionata ad un lavoratore autonomo spettino al committente e la soluzione parrebbe essere la stessa nel caso di contratto a progetto, sempre che l’inven­zione possa dirsi frutto anche dell’organizzazione del lavoro messa a disposizione dal committente.

Gli stretti legami tra il lavoro in cooperativa ed il lavoro subordinato costituiscono argomento per ritenere applicabile l’art. 64 anche al socio di cooperativa, mentre per quanto riguarda il socio d’opera il criterio distintivo sembra doversi ricercare nell’oggetto del suo conferimento, consentendosi un’applica­zione analogica dell’art. 64 solo ove questi abbia conferito specificamente la sua attività inventiva.

Vi sono forti perplessità, invece, per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 64 al mondo dell’impresa familiare, in particolare dei primi due commi, e ciò in considerazione del fatto che il collaboratore dell’impresa familiare non percepisce una retribuzione.

1.8. Le opere dell’ingegno del lavoratore

Come già accennato, per le opere dell’ingegno non esiste una disciplina di carattere generale analoga a quella sinora esaminata.

Nella legge sul diritto d’autore, infatti, vi sono soltanto alcune previsioni che si occupano di specifiche opere come l’art. 12-bis, che riguarda i program­mi per elaboratore e le banche dati, l’art. 38 per le opere collettive, l’art. 45 che riguarda le opere cinematografiche, l’art. 88 per la fotografia.

Tutte queste norme attribuiscono i diritti di utilizzazione economica del­l’o­pera al datore di lavoro o, comunque, a chi organizza il lavoro, coordina la prestazione e sostiene i costi. In ragione di tali contenuti, esse sono considerate attuazione di quel più generale principio lavoristico già visto sopra, secondo cui l’imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del suo dipendente.

Partendo da tali previsioni specifiche, dottrina e giurisprudenza sembrano concordi nel configurare una regola generale, applicabile ad ogni situazione in cui l’opera dell’ingegno vede la luce nell’ambito di un rapporto di lavoro, secondo cui i diritti morali rimangono in capo all’autore, ma i diritti di utilizzazione economica dei risultati creativi realizzati dal dipendente in esecuzione del rapporto di lavoro spettano comunque al datore di lavoro quale effetto naturale – non necessario e dunque derogabile – dello stesso (così ad esempio Cass. n. 12089/2004), senza che il lavoratore possa esigere una qualche forma di compenso supplementare rispetto alla sua retribuzione.

Presupposto essenziale perché tale regola possa operare – prevalendo così su quella generale prevista dall’art. 2576 c.c. e dall’art. 6 l.d.a. – è ovviamente “l’esistenza di uno stretto nesso di causalità tra l’attività dovuta e la creazione realizzata”, sì da potersi dire che quest’ultima è l’”esito programmato della prima”.

Il problema, ad esempio, si pone nel rapporto di lavoro giornalistico, nel­l’ambito del quale la giurisprudenza sottolinea l’esigenza di distinguere tra l’attività creativa svolta all’interno e nel corso dello svolgimento del rapporto – la quale trae spunto, mezzi ed elementi cognitivi dalla struttura editoriale sicché può essere considerata come “naturale e prevedibile sviluppo dell’attività dedotta nel contratto” – e l’opera che nasca da uno sforzo creativo del tutto al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dal­l’orario di lavoro o del luogo di lavoro, senza utilizzazione di strumenti documentazione e strutture di ricerca del datore di lavoro.