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Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale

Umberto Scotti

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Sommario:

Premessa - 1. La nozione d’immaterialità - 2. L’origine e la trasmissione del diritto - 3. Assolutezza del diritto - 4. Proprietà industriale e intellettuale - 5. Il Codice della proprietà industriale - 6. Gli altri segni distintivi - 7. Marchio - 8. Le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine - 9. I brevetti per disegni e modelli - 10. I brevetti per invenzioni industriali - 11. I modelli di utilità - 13. Il domain name - 14. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno - NOTE


Premessa

Il titolo di questo incontro di studi utilizza un’espressione (“intangibles”) tratta dalla lingua inglese ed estranea alla tradizione giuridica italiana.

L’origine dell’importazione proviene probabilmente dalla scienza aziendalistica che definisce come assets intangibili i beni privi di consistenza fisica e fonte di probabili benefici economici futuri, che sono stati acquisiti o sviluppati da un’impresa sostenendo costi identificabili; si aggiunge che gli assets intangibili hanno vita finita e, pur essendo posseduti da un soggetto economico, hanno un valore di mercato distinto.

Vengono indicati fra gli assets intangibili i diritti di proprietà industriale e intellettuale, i diversi tipi di know-how, i data-base informativi, il data-base clienti, le procedure operative e i sistemi informativi per la gestione, i sistemi di certificazione della qualità, le licenze commerciali, gli strumenti e i metodi per la distribuzione della conoscenza, le licenze d’uso, le licenze commerciali, ecc.

Il ricorso al termine è presumibilmente to superfluo, ancorché non fuorviante.

La parola infatti corrisponde a un aggettivo della lingua italiana (intangibile), perfettamente corretto e propriamente usato secondo la sua origine etimologica.

Qui tangi non potest è infatti l’oggetto che non può essere toccato (ossia non può percepito con il senso del tatto) e per sicura estensione ciò che non può essere percepito neppure con il ricorso ai cinque sensi.

Se il termine è corretto, esso nondimeno pare superfluo perché altro non fa che sintetizzare alcune proprietà che la tradizione giuridica ben conosce da tempo e cataloga con l’aggettivo “immateriale” (sine materia) per esprimere lo stesso concetto.

In queste pagine ci si propone di illustrare in modo sintetico e riassuntivo (a mo’ di “Bignami” ...) le linee caratterizzanti dei principali diritti di proprietà industriale e intellettuale (l’esame di alcuni, molto particolari, come le topografie a semiconduttori e le nuove varietà vegetali, sarà omesso; quello di alcuni altri, come i diritti sulle invenzioni farmacologiche e biotecnologiche, sarà limitato a un fugace accenno).


1. La nozione d’immaterialità

È opportuno precisare immediatamente che i beni immateriali (e i corrispondenti diritti, ossia la tutela predisposta dall’ordinamento giuridico a protezione dell’interesse vantato da un certo soggetto su quel bene) vanno tenuti ben distinti dagli oggetti fisici che sovente li incorporano (ossia i cosiddetti corpora mechanica).

L’opera dell’ingegno, protetta dal diritto d’autore, non è il libro cartaceo che contiene la serie di segni grafici che la esprime, così come non è il disco/supporto magnetico che ospita l’espressione dei suoni che la compongono; così come, ancora, pur se la distinzione risulta sicuramente meno immediata per le cosiddette opere uniche (caratterizzate dall’unicità del corpus mechanicum), non lo sono il quadro o la scultura che traducono in realtà obiettiva l’i­dea artistica del pittore o dello scultore.

Allo stesso modo, il segno o la combinazione di segni tutelati come marchio d’impresa non coincide con la singola etichetta apposta sulla bottiglia o sul contenitore; l’idea originale e innovativa tutelata con un brevetto di invenzione industriale non corrisponde al prodotto realizzato secondo il suo insegnamento; le informazioni riservate protette come know how sono elementi ideali di conoscenza, opportunamente selezionate e combinate, diverse dal supporto materiale che le alberga, documentandole.


2. L’origine e la trasmissione del diritto

Ovviamente i fatti costitutivi che determinano l’insorgenza del diritto sul bene immateriale e le fattispecie che ne consentono la trasmissione ad altri soggetti dipendono dalla disciplina prevista dall’ordinamento per i singoli diritti.

In questa sede appare solamente opportuno precisare che:

– in certi casi il diritto sorge per effetto della creazione del bene (ad es. opera dell’ingegno, software, banche dati …),

– in certi casi del suo utilizzo pubblico e pacifico (marchio di fatto, forma distintiva di un prodotto),

– in certi casi ancora dal suo possesso (informazioni riservate, know how),

– in molti casi infine, invece, dal conferimento costitutivo prodotto dal rilascio in sede amministrativa di un attestato di protezione attraverso sistemi di registrazione (marchio, brevetto per invenzione, disegni e modelli di utilità).


3. Assolutezza del diritto

I diritti su beni immateriali sono diritti assoluti, ossia possono essere fatti valere verso qualunque soggetto, erga omnes.

Essi attuano una relazione immediata e diretta fra il loro titolare e il bene, che non abbisogna della cooperazione di nessun altro soggetto e concreta un diritto di esclusiva: gli altri debbono semplicemente astenersi dall’interfe­rire nell’esercizio del diritto nel godimento del bene, mentre l’ingerenza non autorizzata realizza una violazione del diritto e un atto illecito, fonte di responsabilità, civile e talora anche penale, anche risarcitoria.

Essi si distinguono, sotto questo profilo, dai diritti relativi, che invece necessitano della cooperazione di un altro soggetto, che nell’ambito di una relazione personale è tenuto ad una prestazione di fare, non fare o anche solo di tollerare qualche cosa.

Nell’ambito dei diritti assoluti i diritti sui beni immateriali coesistono con i diritti reali che proteggono una relazione diretta e immediata fra il titolare e un bene (materiale e tangibile) del mondo fisico o singole utilità suscettibili di essere ritratte dallo stesso (diritto di proprietà, diritti reali limitati sulla cosa altrui) e con i diritti della personalità (diritti al nome, allo pseudonimo, al ritratto, all’identità personale, alla reputazione, all’onore, alla riservatezza, alla privacy dei dati personali ...), che analogamente proteggono beni intangibili, afferenti peraltro alla sfera personale e intima dell’individuo.


4. Proprietà industriale e intellettuale

La tradizione italiana distingue nell’ambito dei diritti sui beni immateriali fra quelli riconducibili alla proprietà più specificamente industriale (marchi, brevetti per invenzione, disegni e modelli, varietà vegetali, know how…) e quelli facenti capo alla proprietà c.d. intellettuale (terminologia che evoca il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, i diritti connessi, i diritti sul software per elaboratori elettronici, le banche dati).

In altri Paesi, e in particolare in quelli di matrice anglosassone, il termine intellectual property ricomprende al suo interno i due distinti ambiti, abbracciando quindi anche le privative industriali.

Le fonti normative principali sono il Codice della proprietà industriale (d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30) per i diritti di proprietà industriale e la legge 22 aprile 1941, n.633 (e s.m.i.) in tema di protezione del diritto d’autore e diritti connessi.

Fra le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria di portata generale è il caso di ricordare la Convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, l’accordo TRIPS del 15 aprile 1994 e la Direttiva 48/04/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

In tema di brevetti per invenzioni ha particolare importanza la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 – EPC 2000 del 28 giugno 2001.

In tema di marchi oltre alla Direttiva 95/08/CE del 22 ottobre 2008 in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi d’impresa, il Regolamento 207/09/CE del 26 febbraio 2009 disciplina il marchio comunitario.

In tema di disegni e modelli oltre alla Direttiva 71/98/CE del 13 ottobre 1998 in tema di protezione giuridica dei disegni e modelli, il Regolamento 6/
02/CE del 12 dicembre 2001 disciplina i disegni e modelli comunitari.

In tema di diritto d’autore vanno ricordate la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1896, la Direttiva 83/93/CE del 27 settembre 1993, la Direttiva 9/96/CE dell’11 marzo 1996 in tema di tutela giuridica delle banche dati, la Direttiva 29/01/CE del 22 maggio 2001 in tema di armonizzazione del diritto d’autore nella società dell’infor­mazione, la Direttiva 24/09/CE del 23 aprile 2009 in tema di programmi per elaboratore.


5. Il Codice della proprietà industriale

Il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ossia il Codice della proprietà industriale contiene all’art.1 la definizione dell’espressione “proprietà industriale”, comprendendovi marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Secondo il Codice i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.

La brevettazione (prevista per le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali) e la registrazione (prevista per i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori) danno luogo ai titoli di proprietà industriale e quindi a “diritti titolati”.

Sono comunque protetti, purché ricorrano i presupposti di legge, anche altri segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli, soggetti a un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel Codice.

Ai sensi dell’art. 5 del Codice l’intera materia è dominata dal principio dell’esaurimento, che si collega alla funzione imprenditoriale dei diritti di proprietà industriale: infatti le facoltà esclusive attribuite dal Codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti da esso protetti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato mem­bro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Il principio trova fondamento secondo alcuni nell’esigenza di circoscrivere gli interessi giuridicamente tutelati dei titolari delle privative industriali, secondo altri realizzerebbe il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare del diritto alla realizzazione del vantaggio economico e al profitto monopolistico e quello della collettività alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione delle merci.

Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti (in particolare quando il loro stato è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio).

Il Codice riconosce e codifica un principio giuridico molto importante in tema di unitarietà dei segni distintivi, sancendo la regola che il requisito della novità del segno deve essere apprezzato in via unitaria con riferimento cioè a tutti i segni utilizzati nell’esercizio di attività economiche.

È pertanto vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’i­dentità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Tale divieto si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.


6. Gli altri segni distintivi

Il Codice non considera un numero chiuso di segni distintivi, ma li inserisce in una categoria aperta, idonea a ricomprendervi innanzitutto anche quelli specificamente considerati nel Codice civile, quali l’insegna, la ditta (nome utilizzato in commercio dall’imprenditore) e la ragione e la denominazione sociale (ossia i nomi delle società di persone e di capitali).

Il principio di unitarietà dei segni considera anch’esso l’ipotesi di segni distintivi atipici, includendoli nel divieto di utilizzo confusorio; fra di essi vengono in rilievo i nuovi segni utilizzati in Internet, come i nomi di account, le denominazione di gruppi, gli URL interni ai social network che possono assumere funzione distintiva.

L’art. 2563 c.c. protegge la ditta, ossia il nome commerciale dell’im­prenditore, contenente almeno il cognome o la sigla, sancendone il diritto all’uso esclusivo: in conseguenza la ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e suscettibile di creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Le stesse regole valgono anche per la ragione sociale delle società di persone e la denominazione delle società di capitali.

Una limitata tutela è accordata anche al marchio di fatto, non registrato, protetto dall’art. 2571 c.c. nei limiti del preuso, nonostante la registrazione successiva da altri ottenuta, e dall’art. 2598, n.1, c.c. avverso utilizzi altrui di carattere concretamente confusorio.

Vi sono poi i segni distintivi atipici, scaturenti dalla prassi pubblicitaria e commerciale, che ricevono protezione attraverso la disciplina della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c.

Il divieto di concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598, n.1 permette di tutelare l’imprenditore nei confronti dei concorrenti che imitino servilmente la forma distintiva del prodotto/servizio.

La giurisprudenza in tema di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art. 2598, n. 1 c.c. riconosce tutela alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili e per contro nega protezione a quegli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvono ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.

La giurisprudenza ha accuratamente sottolineato il riparto degli oneri probatori e la necessità di una prova rigorosa della capacità distintiva posseduta dalla forma del prodotto:

Pertanto costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegare un certo prodotto a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato.

Va esclusa però l’imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente).

In buona sintesi, la giurisprudenza accorda tutela, attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria, contro la pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore, che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) ad una triplice condizione, ossia che la forma del prodotto:

– sia originale e arbitraria (e quindi elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse),

– non sia necessitata tecnicamente (così evitando di attribuire in via indiretta e surrettizia monopoli sull’attività e sul prodotto),

– che sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore (così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori).

Il divieto di concorrenza sleale confusoria accorda inoltre indiretta protezione anche alla forma delle confezioni, dell’imballaggio e/o comunque dell’esposizione/presentazione nei locali vendita e al c.d. feel alike.

Per altro verso, il divieto della concorrenza sleale praticata attraverso comportamenti non conformi ai principi della correttezza professionale (art. 2598, n. 3) rende accessibile ulteriori percorsi di protezione dell’impresa dalla concorrenza parassitaria, realizzata cioè ripercorrendo sistematicamente tutte le iniziative del concorrente, che nel loro complesso giocano quindi un ruolo identificativo dell’impresa.


7. Marchio

Secondo la legge possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.

Vengono specificamente considerati a tal riguardo le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

 

7.1. – I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portarli L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dei soggetti sopra citati In ogni caso, la registrazione non impedisce a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all’art. 21, comma 1 C.p.i.

I nomi notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’a­vente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti sopracitati: i nomi di per­sona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

 

7.2. – È consentita anche la registrazione della forma stessa del prodotto.

Fanno eccezione tre casi, nei quali il riconoscimento della tutela alla forma del prodotto accorderebbe un indebito monopolio non solo sul contrassegno distintivo ma anche sul prodotto stesso, ossia:

– i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma imposta),

– dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (forma tecnicamente necessitata),

– o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma sostanziale).

 

7.3. – La Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che il diritto esclusivo previsto dall’art 5, n. 1, della Direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie.

Dunque l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto; inoltre l’uso in questione può essere vietato, ai sensi dell’art 5, n. 2 della Direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

In altri termini, il sistema conferisce al titolare gli ampi diritti di privativa di cui all’art. 20 C.p.i. (Direttiva 89/104/CEE) per tutelare innanzitutto la funzione distintiva del segno e, al contempo, quegli elementi di comunicazione e di relazione tra il titolare ed il pubblico dei consumatori che, accanto alla tradizionale funzione di indicatore di origine, gli attribuiscono una funzione “pubblicitaria”, quale veicolo informazioni sull’immagine, qualità e reputazio­ne dell’impresa, dei suoi prodotti e dei servizi che è in grado di fornire alla cli­entela, garanzia di determinati standard produttivi e commerciali.

Il marchio assolve quindi due funzioni:

– l’una di indicatore di origine dei prodotti/servizi,

– l’altra di carattere pubblicitario, quale veicolo promozionale anche potenzialmente espansivo.

7.4. – Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa innanzitutto i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Parimenti – in omaggio al principio di unitarietà – non possono essere registrati come marchi i segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Viene in considerazione, attraverso queste norme il segno distintivo del c.d. marchio di fatto, non registrato ma semplicemente preusato, che gode di limitata protezione giuridica attraverso la repressione della concorrenza sleale confusoria e attraverso il divieto di registrazione di marchi successivi confondibili, a condizione dell’acquisizione di notorietà.

Una più ridotta protezione è accordata anche al marchio di fatto non notorio o localmente notorio, poiché la legge prevede che l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente abbia diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

Non possono poi, ovviamente essere registrati i marchi identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato (in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza) per prodotti o servizi identici.

Neppure possono essere registrati marchi identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato (in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza) per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Una tutela più estesa è accordata al marchio dotato di rinomanza, a cui è riconosciuta la cosiddetta protezione ultra-merceologica.

Non possono infatti essere registrati i marchi identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o gli recherebbe pregiudizio.

Analoga protezione infine è accordata al marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le precedenti condizioni.

 

7.5. – Il marchio deve poi possiede capacità distintiva, che viene normalmente garantita attraverso un distacco, più o meno accentuato, fra il segno e il prodotto/servizio a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva delineata alla stregua dei parametri della capricciosità e arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio (distinti­vità zero, sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano l’intensità del collegamento logico fra segno e prodotto/servizio.

Se il collegamento logico è intenso si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente si parla marchio sempre più forte.

La ragione è evidente perché si vuol impedire l’esercizio attraverso il monopolio sul segno la precostituzione di un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto.

Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della qualificazione di esso quale marchio “forte” (ovverosia costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, e, quindi, con modesta capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o “debole” (ovverosia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).

La distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”, si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che a essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

 

8.6. – La legge considera però il valore di distintività in modo evolutivo e tenendo conto della situazione di fatto esistente e degli usi comunicativi propri del mercato di riferimento.

Viene così protetta l’acquisizione del cosiddetto “secondary meaning”, ammettendo la registrazione come marchio d’impresa dei segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato quel carattere distintivo, dianzi non posseduto.

Parimenti il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

 

8.7. – Il contraltare dell’acquisizione del “secondary meaning” (distintività sopravvenuta) è costituito dal fenomeno simmetrico della volgarizzazione (distintività perduta – genericità sopravvenuta): infatti il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

È però attribuito rilievo al comportamento del titolare che può contrastare il fenomeno sociale comunicativo per preservare il valore del proprio segno.

 

7.8. – Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

7.9. – Il marchio d’impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

Queste norme codificano, tra l’altro, il divieto di decettività (originaria/
sopravvenuta) del marchio nel rispetto dell’interesse pubblico alla trasparenza delle comunicazioni d’impresa rivolte al mercato e ai consumatori.

 

7.10. – I diritti esclusivi considerati dal Codice sono conferiti con la registrazione, i cui effetti (che durano dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda) decorrono dalla data di deposito della domanda e possono essere prorogati per analoghi periodi con la rinnovazione.

Salve le ipotesi di tutela ultra-merceologica, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

Può ottenere la registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o – anche solo – si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Salva la sanzione successiva di decadenza per non uso non è quindi richiesto un uso effettivo attuale del segno.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente.

 

7.11. – Il titolare del marchio d’impresa registrato ha la facoltà di fare uso esclusivo del marchio e ha pertanto il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’iden­tità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In particolare il titolare del marchio può vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Si ritiene, in prevalenza, che l’accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non debba essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l’esame relativo alla natura “forte” o “debole” del marchio esaminato.

In conseguenza l’esame deve dunque essere effettuato con riguardo all’in­sieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento e singolare esame comparativo e va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

 

7.12. – Tuttavia l’esplicazione dei diritti esclusivi sopra riconosciuti in capo al titolare incontrano alcun i limiti.

Egli infatti non può vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Si parla, in questa prospettiva, di uso lecito e non scorretto, del segno in funzione descrittiva e non distintiva.

In tale contesto non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

 

7.13. – La legge permette il trasferimento del marchio per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, senza più pretendere (come nel vigore del Codice del 1942) anche il trasferimento contestuale del ramo d’azienda o anche solo la sussistenza di un controllo tecnologico del cedente sul cessionario.

Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

È quindi richiesta l’assenza di fenomeni decettivi del mercato, sicché in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezza­mento del pubblico.

 

7.13. – Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’art. 7 (idoneità alla astratta rappresentazione grafica e capacità di uso distintivo) o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’art. 12 (difetto di novità);

b) se è in contrasto con il disposto degli artt. 9 (preclusioni tipiche del marchio di forma), 10 (regole particolare per gli stemmi), 13 (capacità distintiva), 14, comma 1 (contrarietà alla legge ordine pubblico e buon costume), e 19, comma 2 (registrazione in mala fede);

c) se è in contrasto con il disposto dell’art. 8 (diritti al nome e al ritratto);

d) nel caso dell’art. 118, comma 3, lett. b (rivendicazione da parte del­l’avente diritto).

Il marchio decade per volgarizzazione, per illiceità sopravvenuta e per non uso.

È previsto un rilievo attribuito alla tolleranza; infatti il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art. 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.


8. Le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine

Sono protette anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione

Pertanto, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

Tale tutela però trova un limite nel diritto dei terzi di usare nell’attività economica il proprio nome o il nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.


9. I brevetti per disegni e modelli

La disciplina dei brevetti per disegni e modelli si riferisce essenzialmente alle opere del c.d. design industriale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un pro­dotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici; sono espressamente esclusi i programmi per elaboratore.

Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Può costituire oggetto di registrazione come disegno e modello l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

Sono richiesti due requisiti: la novità e il carattere individuale.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di que­st’ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Nell’accertare il carattere individuale occorre prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore beneficia nel realizzare il disegno o modello, tenuto conto del settore merceologico di riferimento.

Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività com­merciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Il disegno o modello non si considera però reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Il disegno o modello applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità

Non possono invece costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso o quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso mecca­nicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, salvo la proroga per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni.

I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ossia le opere del disegno industriale che presentino di per sé anche carattere creativo e valore artistico, quindi tutelate anche come opere dell’ingegno, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione, il cui diritto spetta all’autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

Sono atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

Anche nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.


10. I brevetti per invenzioni industriali

La disciplina dei brevetti per invenzioni industriali mira a incoraggiare la ricerca e il progresso tecnologico, accordando all’autore dell’invenzione il monopolio nella sua realizzazione industriale (ovvero il diritto di sfruttare la privativa attraverso la concessione di licenze) attraverso il procedimento di brevettazione e acquisendo al contempo le informazioni sottese all’idea inventiva alla conoscenza generale per stimolare ulteriormente il progresso tecnico.

 

10.1. – Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.

Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratore, le presentazioni di informazioni.

Inoltre non è consentita la brevettazione dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se realizzata tramite procedimento d’ingegneria genetica.

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume, situazione peraltro insussistente per la sola presenza di un divieto legale o amministrativo.

 

10.2. – Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, nonché dal contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo depositate o rese accessibili al pubblico.

Non è però esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

 

10.3. – Il requisito dell’originalità o dell’attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l’idea contenuta nel trovato non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

La verifica della sussistenza di questo requisito viene fatta ex post (ossia dopo l’invenzione) ed è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere “evidente” quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione.

A questo scopo l’EPO – European Patent Office ha fissato delle linee guida che vengono comunemente denominate “problem – solution approach”.

Tale approccio, appunto, consta di tre “gradi” di valutazione e precisamente:

a) la determinazione della prior art (stato della tecnica) del settore di riferimento e in particolare della closest prior art (ossia l’antecedente tecnico più strettamente collegato collegabile);

b) l’individuazione del problema tecnico oggettivo che l’invenzione si propone di risolvere;

c) la verifica se la soluzione adottata al problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse “ovvia” (ossia evidente) per il tecnico del ramo.

Quest’ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come “would – could approach” ed è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l’esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico partendo dalla prior art nella speranza di risolvere il problema tecnico oggettivo o quantomeno nell’aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio.

Nella conduzione del problem – solving approach riveste cruciale importanza l’individuazione delle caratteristiche del “tecnico del ramo” o “esperto del settore” essendo questa la figura di riferimento di tutto il processo logico e valutativo, posto che è ad essa che devono essere attribuite le conoscenze della tecnica nota e le abilità nella ricerca delle possibili soluzioni al problema tecnico.

 

10.4. – Infine un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria, compresa quella agricola.

L’industrialità non coincide con l’utilità e non esige un valore economico del trovato.

Perché una nuova invenzione possa essere oggetto di brevetto, è richiesta l’idoneità dell’invenzione medesima a trovare concreta applicazione, in relazione al processo della tecnica ed al soddisfacimento di bisogni umani, mentre prescinde dalla convenienza economica di tale attuazione, alla stregua dei costi e dei presumibili vantaggi.

La mancata applicazione effettiva dell’idea oggetto del brevetto non esclude l’esperibilità della tutela contro la pretesa contraffazione.

 

10.5. – La domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve essere accompagnata dalla descrizione, dalle rivendicazioni e dai disegni necessari per la sua comprensione.

In particolare, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Nelle rivendicazioni dev’essere indicato, specificamente, ciò che s’intende debba formare oggetto del brevetto.

Di conseguenza, i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, interpretate, tuttavia sulla base della descrizione e dei disegni; questi infatti servono a interpretare le rivendicazioni, in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto; gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Dopo diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’art. 67, paragrafo 1, della CBE (Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260) decorre dalla data in cui il titolare abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.

Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Le relative contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

 

10.6. – I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’inven­zione e ai suoi aventi causa.

Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimen­to di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è stata prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’inven­zione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio che deve tener conto dell’importanza dell’inven­zione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

 

10.7. – I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste dal presente codice.

In particolare il brevetto conferisce al titolare i diritti esclusivi di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ovvero di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in tal modo direttamente ottenuto.

Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo o se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Il Codice ha esplicitamente riconosciuto la cosiddetta “tutela degli equivalenti” (già disciplinata dal Protocollo interpretativo, comma 2, dell’art. 69 CBE), disponendo che “per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”.

La teoria degli equivalenti consiste in una regola di interpretazione brevettuale in base alla quale un prodotto, pur formalmente diverso dall’in­venzione brevettata, può essere comunque a quest’ultima equiparato e co­sì ricondotto nell’ambito di protezione della privativa; mira in tal modo a tutelare i diritti del titolare e a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata cioè alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi del­l’in­venzione; costituisce corollario del più generale principio dell’esigenza di un equa protezione del titolare del brevetto, visto che cerca di evitare lo svuotamento di contenuto del diritto di esclusiva attuato mediante modeste e non significative varianti apportate dal contraffattore.

Secondo la giurisprudenza la contraffazione per equivalenti ricorre quando la soluzione attuata dal contraffattore, pur costituita da elementi formalmente diversi da quelli contenuti nelle rivendicazioni brevettuali, sia espressione della medesima “idea inventiva”, o “idea di soluzione”, o “nucleo inventivo protetto”.

Per conferire apprezzabile concretezza a un principio altrimenti troppo a­stratto in giurisprudenza sono state proposte varie soluzioni.

Da un lato, è stata caldeggiata l’adozione del cosiddetto triple identity test o test FWR (function, way, result), criterio tratto dalle esperienze giurisprudenziali americane, che porterebbe a ravvisare la contraffazione per equivalenti quando le varianti apportate nel prodotto asseritamente contraffattivo rispetto al testo brevettuale introducono mezzi diversi che adempiono peraltro alla stessa funzione assolta nell’economia strutturale del brevetto dai mezzi previsti nella rivendicazione e garantiscono il conseguimento del medesimo risultato tecnico.

Un altro criterio elaborato dalla giurisprudenza considera come sintomo della contraffazione per equivalenti l’ovvietà della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’originalità della seconda soluzione (che rappresenta un quid pluris rispetto alla semplice non ovvietà) tendenzialmente esclude la configurabilità di una contraffazione per equivalenti, potendo anzi costituire il presupposto di una autonoma invenzione, estranea all’ambito di estensione del primo trovato.

La giurisprudenza di legittimità si è progressivamente evoluta nel non ritenere di per sé esclusiva della contraffazione per equivalenti l’originalità della soluzione alternativa. Tuttavia, nel concedere spazio alla regola di contemperamento di cui ai commi 3 e 3-bis dell’art. 52, non si può abbandonare il fondamentale criterio che attribuisce il principale rilievo al contenuto delle rivendicazioni, espressione della volontà di protezione rappresentata dal richiedente il brevetto.

10.8. – La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizza­zione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie, alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

 

10.8.1. – Quanto agli atti privati, discuteva se il diritto di esclusiva concernesse solo l’ambito imprenditoriale e commerciale o valesse invece a proibire anche un uso strettamente personale dell’invenzione fatto in ambito privato.

Secondo una parte della dottrina, l’eccezione si riferisce solo agli atti compiuti da persone fisiche, non nell’ambito di un’attività professionale e lavorativa, e non agli atti delle persone giuridiche. Secondo altri, gli atti di cui al primo comma, prima parte, vanno ricondotti a quelli assimilabili alla c.d. copia privata di cui all’art. 71-sexies l.d.a. (mero godimento per fini propri). Altri invece pensano che gli atti considerati comprendano anche gli atti non imprenditoriali e commerciali anche se posti in essere da una persona giuridica.

Punto acquisito è che l’atto privato può consistere sia nell’uso sia nella stessa fabbricazione del prodotto brevettato.

 

10.9. – L’istituto scaturisce dalle esigenze di tutela della salute nel caso concreto al cui perseguimento non debbono essere di ostacolo le privative brevettuali.

Secondo l’interpretazione prevalente, la norma va letta in modo restrittivo e consente di avvalersi dell’eccezione ai soli farmacisti; inoltre l’esenzione è consentita solo per la produzione estemporanea e individualmente mirata.

 

10.10. – È peraltro consentito a chi provi di aver fatto uso nella propria azienda dell’invenzione nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, di continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata

La legge ha cura di precisare che la prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

 

10.11. – Un altro importante caso di limitazione al diritto di esclusiva derivante da un brevetto riguarda il c.d. “uso sperimentale” dell’invenzione, fatto senza il consenso del titolare, che dà luogo alla c.d. “eccezione sperimentale”, già ammessa in via interpretativa in quanto connaturata alla ratio della protezione brevettuale volta a promuovere il progresso scientifico e non interferente con il monopolio dello sfruttamento commerciale.

 

10.12. – Vi è infine c.d. “eccezione regolatoria” o “esenzione regolatoria” che abilita il richiedente all’esecuzione dei test clinici richiesti dalla autorità amministrativa ai fini dell’immissione in commercio.

Il Codice della proprietà industriale ha peraltro previsto in generale l’in­troduzione della c.d. Bolar clause nel nostro ordinamento con la lett. b del­l’art. 68, disponendo che “agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimen­to, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie.” Dando attuazione alla Direttiva 2004/27 con il d.lgs. n. 219/2006, il Legislatore italiano (art.10, comma 9) ha disposto che “L’esecu­zione degli studi e sperimentazioni necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non comporta pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale”.

Pertanto la nostra legislazione, sia pure limitatamente al parametro della stretta necessarietà ai fini della procedura di autorizzazione alla messa in com­mercio, aveva riconosciuto la liceità dei test funzionali, sia per i farmaci generici sia per i farmaci innovativi.

È quindi pacifica la liceità non solo della presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco generico ancora coperto da un brevetto o da una protezione complementare, ma anche l’effet­tuazione dei necessari esperimenti di bioequivalenza e la produzione e l’im­portazione dei relativi campioni prima della scadenza della protezione brevettuale o complementare.

Il problema è invece quello di definire una ragionevole e concreta determinazione del concetto di necessarietà con riferimento a una serie di ipotesi ricorrenti e controverse.

 

10.13. – Il titolare dell’invenzione industriale brevettata ha l’onere di attuarla nel territorio dello Stato.

La mancata attuazione nel termine previsto dalla legge (tre anni dal rilascio del brevetto o quattro dalla domanda), non dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare (tra cui non è compresa la carenza di mezzi finanziari o la mancata richiesta del mercato), è sanzionata con il rilascio di licenza obbligatoria a ogni interessato richiedente. Se l’invenzione non viene attuata anche dal titolare nei due anni successivi si verifica la decadenza dalla privativa.

10.14. – Il brevetto è nullo se l’invenzione non è brevettabile oppure se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla, oppure se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa e infine se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà di rivendicarlo.

Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall’art. 79, comma 3 (riformulazione in corso di giudizio di nullità delle rivendicazioni restante nell’ambito della domanda iniziale di brevetto senza indebite estensioni oltre tali confini) stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

È ammessa la conversione del brevetto nullo, che può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.

La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti e i contratti aventi a oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti, i pagamenti già effettuati ai sensi degli artt. 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

 

10.15. – Un particolare regime è previsto per le invenzioni farmacologiche per poter compensare i lunghi periodi necessari all’espletamento dei controlli amministrativi prodromici alla loro immissione in commercio.

Sono così previsti certificati complementari di protezione a cui si si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell’auto­rizzazione all’immissione in commercio.

Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all’immissione in commercio del medicamento; la durata non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, tali disposizioni trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

Le disposizioni in tema di invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate da regole particolari dettate nel Codice.


11. I modelli di utilità

Le disposizioni dettate in materia di invenzioni industriali valgono anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

Si tratta in sostanza di una categoria minore di ritrovati, dotati di un mi­nor grado di inventività, sconosciuta ad altri ordinamenti europei che li asso­ciano alle invenzioni propriamente dette.

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli che siano atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere.

In particolare i nuovi modelli possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa.

È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, in via subordinata per il caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

12. Le informazioni segrete

Un particolare diritto di proprietà industriale è configurabile anche con riferimento alle informazioni segrete o, se si preferisce al know howriservato dell’azienda.

Mentre l’oggetto degli altri diritti di proprietà industriale è pubblico e conoscibile (ed anzi funge da richiamo pubblicitario nel caso dei segni distintivi, marchio in primis), il know how haper oggetto un complesso di dati occulti al pubblico e ai concorrenti e destinati ad essere somministrati solo ad un ristretto e selezionato gruppi di addetti abilitati.

Esse possono aver per oggetto informazioni organizzative (struttura e organizzazione dell’impresa, ad esempio organigrammi con indicazione mansioni e livelli di responsabilità e autonomia), commerciali (rete di vendita, e­lenchi fornitori con annessi prezziari e condizioni di vendita, elenchi clienti, integrati con dati commercialmente sensibili, come indirizzari, telefoni e posta elettronica, date e volumi di acquisto), tecnico industriali (metodi di lavorazione, schede tecniche, segreti di fabbricazione)

In quest’ultimo caso è evidente la contrapposizione fra la divulgazione del metodo brevettato, reso pubblico e conoscibile a tutti per il progresso tecnologico e compensato dal monopolio temporaneo accordato dalla privativa, e la sua secretazione, finalizzata allo sfruttamento privato per un periodo potenzialmente perpetuo e accompagnata dall’onere di garantire nel tempo il segreto.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Secondo la legge, quindi, costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

La legge richiede tre requisiti di tutelabilità delle informazioni quale oggetto di diritto di proprietà industriale.

Esse debbono essere segrete, cioè non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi.

In secondo luogo esse debbono possedere un valore economico in quanto segrete.

Infine esse devono essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Salva la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni riservate ha il diritto di vietare ai terzi di acquisirle, rivelarle a terzi o utilizzarle, in modo abusivo, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente.

Se le informazioni riservate, come sopra definite, costituiscono un vero e proprio diritto di proprietà industriale, anche informazioni aziendali caratterizzate da un minor tasso di segretezza e assoggettate a un livello di sicurezza inferiore ad esempio un elenco clienti di zona, non secretato, in possesso di una gente di vendita), possono essere tutelate in via indiretta attraverso la normativa sulla concorrenza sleale che vieta i comportamenti dannosi in violazione delle regole di correttezza professionale.


13. Il domain name

Si è detto che l’espressione diritti di proprietà industriale comprende non solo i marchi ma anche tutti gli altri segni distintivi.

Fra questi una particolare importanza ha assunto il nome a dominio (domain name) che contrassegna un sito Internet, inizialmente tutelato dalla giurisprudenza agli albori della rete con l’applicazione analogica delle norme sul­l’insegna ovvero attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria.

La norma chiave ora può essere ravvisata nell’art. 22 del C.p.i. che codifica il principio di unitarietà dei segni distintivi.

È infatti vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio.

Ciò se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Pertanto non si può adottare come nome a dominio un segno confondibile con il marchio altrui.

Maggior e più penetrante tutela è accordata anche in questo caso al marchio celebre o rinomato; infatti è vietata l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica di un segno uguale o simile ad un marchio rinomato registrato per pro­dotti o servizi anche non affini, se l’uso del segno senza giusto motivo con­sen­te di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. In questo caso infatti non è necessario un potenziale effetto confusorio/associativo ma è sufficiente l’inde­bito vantaggio cagionato dell’agganciamento o un pregiudizio (che può essere anche la diluizione del potere evocativo del marchio).

Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione di un altrui diritto di proprietà industriale o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata op­pure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.


14. Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno

Particolare importanza fra i diritti sui beni immateriali riveste il diritto d’autore.

La relativa disciplina è tuttora contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, seppur significativamente integrata e modificata, in progresso di tempo, al fine di adeguarne il tessuto originario all’evoluzione tecnologica, alle convenzioni internazionali e alla normativa comunitaria.

 

14.1. – La legge accorda protezione alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono (ma l’elenco pacificamente non ha natura tassativa, ma esemplificativa) alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’ar­chitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì parificati alle opere dell’ingegno e come tali protetti sia i programmi per elaboratore, sia le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione soggetta a protezione minore;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia soggetta a protezione minore;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore (sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione);

9) le banche di dati, che per scelta o disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale dell’autore, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (è esclusa l’estensione al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su di esso);

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

 

14.2. – Sono parimenti protette le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico (enciclopedie, dizionari, antologie, riviste e giornali) e le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

 

14.3. – A differenza dalla maggior parte dei diritti di proprietà industriale, che scaturiscono da un atto amministrativo all’esito di apposito procedimento (registrazione/brevettazione) o dal possesso di fatto o dal preuso (informazioni riservate, marchio di fatto, insegna, ditta …) il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

L’autore dell’opera collettiva è chi organizza e dirige la creazione dell’o­pera stessa; l’autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Se il titolo fondante è la creazione, la legge prevede una presunzione, reputando autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

 

14.4. – L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.

All’autore è riconosciuto anche il diritto morale d’autore, inalienabile, che consiste, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo la loro cessione, l’autore nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita del­l’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia al­l’ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni e ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima.

 

14.5. – I diritti esclusivi sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti);

b) la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Salvo patto contrario, non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività di cui alle precedenti lettere a) e b), se sono necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso, nonché di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione sono nulle.

 

14.6. – L’autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lett. b.

 

14.7. – La legge prevede poi una serie di diritti economici connessi all’esercizio del diritto d’autore in capo:

– al produttore di fonogrammi,

– al produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento,

– al produttore di spettacoli audiovisivi sportivi,

– ai soggetti che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva,

– agli artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno.

 

14.8. – All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso, sempre che sia stata inserita inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva e sia stato eseguito il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

14.9. – La legge sul diritto d’autore tutela anche il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, che non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore, salvo che si tratti di opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È egualmente vietata la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

 

14.10. – La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

– la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia;

– la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

 

14.11. – È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.


NOTE

[1] Questo tema è di più facile trattazione nel primo contesto.

[2] Meglio trattabile nel secondo contesto.

[3] Naturalmente le norme e la contabilizzazione e valutazione risentono di questa dicotomia.

[4] La più ovvia classificazione porta a distinguere fra: intangible legati all’aspetto marchi-mercato-fiducia. Si tratta di nome e logo, denominazione dei marchi, registrazione dei marchi, insegne e strategie promozionali, strategie di marketing di prodotto – tra cui sono annoverabili le garanzie sui prodotti – grafica, design delle etichette e dell’imballaggio, rete di vendita, quote di mercato, portafoglio clienti..;

– intangible legati all’aspetto ricerca-innovazione-conoscenza. Tecnologia, know how produttivo, progetti di ricerca e sviluppo, brevetti, segreti industriali, softwaredata base …;

– intangible legati al know how e alla conoscenza di tipo organizzativo e gestionale, ovvero softwarebest practices di vario tipo.

[5] Dove Um è l’utile medio (non normalizzato) di un periodo pluriennale, ∆IA sono le variazioni annue dello stock di intangible assests (specifici), ∆OA sono le variazioni annue dello stock di «other assests». Chiaramente si tratta in entrambi i casi di variazioni inespresse contabilmente e altrettanto chiaramente, ∆IA è storicamente sempre più importante rispetto a ∆OA. È stato volutamente indicato l’utile medio non normalizzato perché spesso nei testi c’è confusione: il concetto di normalizzazione è un concetto statistico, una media, togliendo degli outlayer.

[6] Lo stesso concetto vale per i metodi di valutazione relativi basati sui multipli di aziende comparabili, sempre sia asset side, sia equity side.

[7] L’allocazione a fini contabili del prezzo di acquisizione/incorporazione tra le varie classi di asset (o tra aree d’affari omogenee, business units, ove richiesto dalla norma). Per gli intangible vale ovviamente il discorso della separazione del goodwill (intangible generico a durata indefinita) dagli intangible specifici che possono essere a durata definita o indefinita.

[8] Per gli intangible la cui vita utile non è definita si pone il problema dell’impairment, ovvero del controllo annuale del valore economico al fine di eventualmente ridurre il loro valore contabile. Per gli intangible specifici a durata definita l’impairment può essere necessario solo per eventi straordinari.