Nel presente intervento, l’autore, dopo aver fornito alcuni interessanti chiarimenti in ordine alla decorrenza dell’efficacia del brevetto e alla possibilità di rettificare o integrare il suo contenuto – con cenni agli istituti della predivulgazione e della limitazione del brevetto –, descrive le azioni giudiziarie attivabili, a tutela del brevetto, in pendenza della procedura amministrativa di concessione. L’autore affronta, pertanto, il tema della giurisdizione e della competenza, fornendo un’interessante descrizione delle c.d. inibitorie cross-border. Seguono un’analisi delle principali questioni processuali – quali l’interesse e la legittimazione ad agire, l’efficacia delle sentenze di nullità o decadenza e l’onere della prova – e una descrizione della fase istruttoria, con cenno, tra l’altro, alle c.d. discovery probatoria, discovery repressiva e discovery su scala commerciale, nonché al diritto di informazione ex art. 121-bis del Codice della Proprietà Industriale. Infine, attenzione viene dedicata alle misure correttive e sanzioni civili in caso di accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché cautelari.

SOMMARIO:

1. Rapporto tra procedure amministrative e procedimenti giudiziari - 2. Da quando ha effetto un brevetto - 3. La tutela processuale del brevetto - 3.1. La tutela processuale in pendenza della procedura amministrativa - 3.2. Giurisdizione e competenza - 3.3. Il processo in materia di brevetti - NOTE

1. Rapporto tra procedure amministrative e procedimenti giudiziari

L’art. 117 c.p.i. stabilisce che la brevettazione non pregiudica l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale. L’avvenuta concessione di un titolo di proprietà industriale non implica dunque che tale titolo sia valido o che esso appartenga al soggetto al quale sia stato concesso. È quindi possibile promuovere azioni giudiziarie per ottenere la dichiarazione di nullità dei titoli in questione o il loro trasferimento a favore dell’ef­fettivo avente diritto. La procedura amministrativa e quella giudiziaria sono dunque autonome tra loro, avendo presupposti e effetti diversi. In particolare, le procedure amministrative si basano su di una delibazione solo sommaria o parziale delle cause di invalidità e non possono pertanto spie­gare efficacia di giudicato. Inoltre, l’autorità amministrativa conosce del diritto soggettivo del richiedente ad ottenere la concessione del titolo, mentre l’autorità giudiziaria si pronuncia sull’esistenza dei diritti di esclusiva nascenti dalla concessione del titolo. La Corte costituzionale ha espressamente stabilito che la valutazione demandata all’autorità amministrativa è puramente estrinseca e quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle azioni di nullità e appartenenza (Corte Cost. 29 luglio 2005, n. 345). Per quanto riguarda la procedura amministrativa: – contro i provvedimenti dell’UIBM è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi (art. 135 c.p.i.). – in materia di marchi, il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha introdotto una procedura amministrativa, alternativa rispetto a quella giurisdizionale, per l’accertamento della decadenza o nullità di un marchio (artt. 184-bis ss. c.p.i.).

2. Da quando ha effetto un brevetto

Sebbene il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione e di trarne profitto nasca con il rilascio del brevetto, già con la pubblicazione della domanda il richiedente gode della tutela accordata al brevetto concesso. Infatti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, c.p.i., gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico (cioè dalla pubblicazione che avviene decorsi 18 mesi dalla data di deposito). In tal senso: «Art. 53 c.p.i. (Effetti della brevettazione) 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni (1) e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica». La norma risponde a due contrapposti interessi: – da un lato, il richiedente ha bisogno di un certo lasso di tempo per valutare se dare seguito alla procedura di concessione, eventualmente ritirando la domanda– prima della pubblicazione– e ridepositandola in forma modificata; – dall’altro lato, deve comunque esserci un momento in cui i terzi sono messi nelle condizioni di sapere quali comportamenti potrebbero interferire con l’ambito di protezione del brevetto concedendo. Gli artt. 54 e 56 c.p.i. disciplinano allo stesso modo l’efficacia del brevetto europeo [1]: «Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo) La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’ar­ti­colo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo [continua ..]

3. La tutela processuale del brevetto

Le azioni a tutela del brevetto sono: – azioni di cognizione: – azioni di accertamento positivo o negativo circa la validità o meno del titolo o la sua decadenza, le azioni di paternità e rivendica dei diritti morali e di sfruttamento economico del titolo, le azioni di accertamento positivo o negativo della contraffazione del titolo; – azioni di condanna alla cessazione della contraffazione e al risarcimento dei danni; – azioni costitutive: con le quali si chiede la pronuncia di mutamenti giuridici, come la conversione del brevetto nullo ex art. 76, comma 3, c.p.i.; – azioni cautelari: si tratta di azioni tipiche, nel senso che sono disciplinate in maniera espressa e speciale dal c.p.i. (inibitoria, sequestro, descrizione, ecc.); si può però ricorrere anche alla tutela ex art. 700 c.p.c., se le misure speciali non sono sufficienti a tutelare certi interessi; – azioni esecutive: mezzi di esecuzione forzata previsti dal c.p.c. (esecuzione forzata mobiliare o immobiliare, per recuperare somme, esecuzione forzata mediante consegna o rilascio laddove vi sia l’assegnazione in proprietà di beni contraffattori, l’esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare).

3.1. La tutela processuale in pendenza della procedura amministrativa

L’art. 120, comma 1, c.p.i. consente di avviare un’azione giudiziaria sulla base di un titolo per il quale sia in corso la procedura di concessione. Analoga previsione è contenuta nell’art. 132 c.p.i. per i procedimenti cautelari. «Art. 120 (Giurisdizione e competenza) 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinanzi l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l’azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire».   «Art. 132: Anticipazione tutela cautelare 1) I provvedimenti di cui agli artt. 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata». La possibilità di iniziare una causa di nullità o contraffazione anche durante la pendenza del procedimento amministrativo comporta il rischio che la sentenza sulla validità o contraffazione sia pronunciata prima che il titolo sia stato rilasciato. In passato si riteneva che la mancata concessione del titolo nelle more del giudizio dovesse portare alla declaratoria di carenza di giurisdizione o di inam­missibilità o improcedibilità della domanda, costituendo la concessione una condizione dell’azione che dovesse intervenire almeno prima della pronuncia della sentenza. (Cass., sez. un., 6532/2008). Allo scopo di evitare la pronuncia di inammissibilità, si era affermata la prassi di sospendere il giudizio in attesa della concessione (o non concessione) del titolo. Tuttavia la procedura amministrativa dell’UIBM non poteva considerarsi una controversia pregiudiziale ex art. 295 c.p.c., non avendo carattere giurisdizionale, e la sospensione ex art. 296 c.p.c. era limitata [continua ..]

3.2. Giurisdizione e competenza

Giurisdizione Le cause in materia di brevetti presentano spesso elementi di collegamento con ordinamenti stranieri. Può infatti avvenire che la violazione di un diritto registrato in Italia venga posta in essere da un soggetto straniero o che un soggetto italiano violi diritti aventi efficacia all’estero. L’art. 120, comma 1, c.p.i. attribuisce alla competenza del giudice italiano tutte le controversie in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione, indipendentemente dalla cittadinanza, domicilio o residenza delle parti. Tale norma deve coordinarsi con le altre fonti normative e pattizie, tra cui il Reg. UE 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (e che ha sostituito il Reg. CE n. 44/2001), che fa riferimento: – al criterio generale di attribuzione della giurisdizione: quello del domicilio del convenuto (art. 4 Reg. 1215); – alla proroga di giurisdizione (espressa, per effetto di accordo scritto tra le parti, o tacita, quando il convenuto non eccepisce la carenza di giurisdizione); – alla connessione tra cause; – al criterio esclusivo in materia di registrazione e validità dei titoli di proprietà industriale soggetti a deposito o registrazione: la giurisdizione spetta ai giudici dello Stato nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati effettuati (art. 24 Reg. 1215). Pertanto, nel caso di un giudizio di contraffazione instaurato in Italia, nel quale venga sollevata una questione di nullità di un brevetto concesso all’e­ste­ro, il giudice italiano deve dichiarare la propria carenza di giurisdizione. L’art. 24 Reg. 1215 però non impedisce al giudice adito per ottenere un provvedimento cautelare – e innanzi al quale sia stata sollevata una questione di validità di un titolo straniero – di emettere il provvedimento richiesto (ex art. 35 Reg. 1215: «I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro»). Circa le azioni di contraffazione e concorrenza sleale non vi sono criteri di giurisdizione [continua ..]

3.3. Il processo in materia di brevetti

a) Questioni processuali varie: – interesse ad agire: per le azioni di nullità/decadenza: da parte di chiunque vi abbia interesse – art. 122 c.p.i. – (per es. si ritiene non siano interessate al­l’accertamento della nullità della frazione italiana del brevetto europeo e al­l’accertamento negativo della sua contraffazione le imprese straniere che non commercializzano il prodotto in Italia; si per le imprese che operino in un settore affine e intendano estendere l’attività a quello del brevetto); – le sentenze di nullità/decadenza hanno efficacia erga omnes (art. 123 c.p.i.); – la legittimazione ad agire per contraffazione spetta anche al licenziatario esclusivo, anche in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del brevetto (così la giurisprudenza); il licenziatario non esclusivo potrebbe invece solo promuovere azione di concorrenza sleale (o azione di contraffazione se vi è consenso del titolare); v. art. 122-bis c.p.i., introdotto dal d.lgs. n. 15/2019 per il marchio; – onere della prova: art. 121 c.p.i.: l’onere di provare la nullità di un brevetto incombe su chi contesta il titolo (presunzione di validità del titolo, superabile con la prova contraria; per i brevetti europei, assoggettati ad esame preventivo, la presunzione è più forte, idonea a fondare al concessione di un provvedimento cautelare); l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare (art. 121, comma 1 e art. 67 c.p.i.: brevetto di procedimento: sussiste la presunzione di contraffazione per tutti in prodotti identici a quelli ottenuti mediante il procedimento brevettato, salvo prova contraria); nel caso in cui sia eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell’uso del marchio (d.lgs. n. 15/2019). b) L’istruttoria nei giudizi di IP La fase istruttoria dei giudizi di IP è in generale disciplinata dal codice di procedura civile, con possibile esperimento, dunque, dei normali mezzi di prova. Il c.p.i., tuttavia, contiene anche alcune norme speciali (per la necessità di accedere a informazioni specifiche e di interpretare dati complessi in questa materia): – diritto di informazione: in questa materia spesso accade che le informazioni o i documenti necessari per dimostrare la fondatezza delle pretese di una parte siano in possesso dell’altra [continua ..]

NOTE