Nell’ambito dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, avuto particolare riguardo al contenzioso brevettuale, l’approfondimento illustra alcune considerazioni sulla nullità dei brevetti e sulla contraffazione. In tale prospettiva di analisi, l’autore, dopo approfondito esame del quadro normativo di riferimento, si sofferma sul caso oggetto del mock-trial, fornendo interessanti spunti di riflessione.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Quadro normativo. Che cos’è un brevetto e che cosa si intende per contraffazione - 3. Il caso oggetto del mock trial - 4. Le cause di nullità dei brevetti - 5. Contraffazione letterale e contraffazione per equivalenti - 6. Come si valuta l’equivalenza? Il criterio dell’ovvietà / non ovvietà della modificazione ed il criterio del c.d. triple test - 7. Note conclusive

1. Introduzione

Nel contesto economico attuale i diritti di proprietà industriale ed intellettuale rappresentano oggi più che mai assets strategici fondamentali dell’attivi­tà di impresa, che come espressamente riconosciuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono indispensabili per incrementare la competitività, la produttività e la crescita economica e, per tale ragione, devono essere adeguatamente valorizzati e tutelati. Tra questi assets particolare rilievo assumono i brevetti, che consentono alle imprese di acquisire un vantaggio concorrenziale sugli operatori del settore e di recuperare gli investimenti fatti in attività di ricerca e sviluppo acquisendo (seppur per un periodo di tempo predeterminato) il diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, senza per questo precludere il progresso tecnico, in quanto stimolano i concorrenti a sviluppare soluzioni alternative e, nel contempo, consentono la diffusione delle conoscenze tecniche acquisite a favore della collettività (dato che le domande di brevetto sono infatti pubbliche). L’importanza dei diritti IP sull’economia è del resto ciò che giustifica il particolare regime opzionale di tassazione agevolata di cui godono (Patent Box). Ma quali diritti conferisce un brevetto al suo titolare e, soprattutto, come può quest’ultimo concretamente tutelarsi in caso di contraffazione? Sono questi i temi che sono stati affrontati nel corso del mock trial organizzato nell’ambito del Master Open Innovation & Intellectual Property, svolto in collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino (tramite la SAA School of Management) e dall’Università Luiss Guido Carli (tramite la Luiss Business School), ove insieme ai colleghi, ai professionisti ed alcuni Giudici della Sezione Imprese del Tribunale di Torino, partendo da un caso di fantasia, abbiamo avuto l’occasione di offrire agli studenti una dimostrazione pratica di che cosa sia un contenzioso brevettuale e delle possibili domande / difese che possono essere sollevate da ciascuna delle parti coinvolte. Il presente contributo prende spunto da tale simulazione processuale per analizzare il tema della nullità e della contraffazione brevettuale nell’ordina­mento italiano, illustrando il quadro normativo di riferimento ed il caso pratico [continua ..]

2. Quadro normativo. Che cos’è un brevetto e che cosa si intende per contraffazione

Come è noto, il brevetto è l’istituto giuridico in forza del quale l’ordi­namento conferisce un “monopolio” temporaneo sull’invenzione che ne è oggetto, garantendo al relativo titolare il diritto di vietare ai terzi di utilizzare l’invenzione brevettata e quindi, di conseguenza, il diritto esclusivo di attuare, sfruttare ed utilizzare l’invenzione brevettata all’interno dei territori per cui il brevetto è stato domandato e concesso e per un periodo di tempo circoscritto e predeterminato, di durata pari a vent’anni dal deposito della relativa domanda. A livello italiano, la disciplina dei brevetti si trova principalmente nel codice della proprietà industriale – c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005, artt. 45-81), oltre che, in termini generali in alcuni articoli del codice civile (artt. 2584-2591). A norma di tali disposizioni e, in particolare del combinato disposto degli artt. 45 c.p.i. e 2585 c.c. possono costituire oggetto di brevetto sia i prodotti (es. macchine, strumenti, dispositivi meccanici, ecc.; c.d. invenzioni di prodotto) che i procedimenti (es. tecniche, metodi di produzione; c.d. invenzioni di procedimento) che non ricadono in una delle fattispecie espressamente escluse dalla materia brevettabile (art. 45, comma 2, c.p.i.) e che presentano tutti i requisiti di brevettabilità richiesti dalla legge, ossia: a)    novità (artt. 46 e 47 c.p.i.), che sussiste ogniqualvolta l’invenzione non è ricompresa nel c.d. stato della tecnica, vale a dire in quanto risulta essere accessibile al pubblico, sia in Italia che all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto; b)   originalità / attività inventiva (art. 48 c.p.i.), che sussiste quando grazie all’invenzione si realizza un salto inventivo nel settore di riferimento, diverso dalle prospettive di sviluppo attese, tale per cui per una persona esperta del ramo la stessa non risulta evidente dallo stato della tecnica; c)    industrialità (art. 49 c.p.i.), vale a dire l’attitudine dell’invenzione ad essere fabbricata ed utilizzata in qualsiasi genere di industria, inclusa quella agricola; d)   liceità (art. 50 c.p.i.), che sussiste quando l’invenzione non è contraria all’ordine pubblico ed al buon costume. Nel caso in cui il brevetto sia concesso [continua ..]

3. Il caso oggetto del mock trial

A seguito di ingenti attività di ricerca e sviluppo, un’importante casa automobilistica riesce a sviluppare un nuovo prodotto: “Ruote omnidirezionali per automobili”, in grado di ruotare a 360° destinate ad essere installate su uno specifico modello di utilitaria (ricordiamo ancora che si tratta di un caso inventato). Conscia del potenziale delle nuove ruote, la casa automobilistica decide pertanto di brevettarle per poi presentare pochi anni dopo il nuovo autoveicolo che le incorpora sul mercato. Il prodotto brevettato si pone tuttavia quale una delle possibili e molteplici soluzioni che nel corso degli anni sono state sviluppate da numerosi operatori del settore per cercare di venire incontro all’esigenza, ben nota, degli utenti di disporre di strumenti per semplificare e velocizzare le manovre di parcheggio, soprattutto negli spazi ristretti propri del contesto urbano. Tra le numerose soluzioni alternative presenti, si trovano anche le ruote omnidirezionali sviluppate da un ingegnere canadese successivamente a quelle brevettate dalla casa automobilistica sopra citata, le quali si caratterizzano per il fatto di poter essere installate su qualsiasi autovettura, indipendentemente dal produttore e/o dal modello.   Venuta a conoscenza della presenza sul mercato del prodotto concorrente, la casa automobilistica decide di tutelarsi, agendo in giudizio per contestare a quest’ultimo la contraffazione del proprio brevetto, sia letterale che per equivalenti. Secondo la casa automobilistica, infatti, le ruote in questione non solo riproducevano integralmente gli elementi e le caratteristiche essenziali rivendicati nel brevetto azionato, ma ne riprendevano il nucleo inventivo, risolvendo il medesimo problema tecnico (i.e. semplificare le manovre di parcheggio) nello stesso modo. L’ingegnere canadese citato in giudizio si è difeso dalle contestazioni avversarie, sostenendo non solo l’insussistenza della lamentata contraffazione, ma anche eccependo in via riconvenzionale la nullità del brevetto azionato in quanto carente dei requisiti di: a)    novità, essendo anticipato da privative anteriori, aventi ad oggetto ruote omnidirezionali con caratteristiche analoghe a quelle brevettate successivamente dalla casa automobilistica; b)   attività inventiva, poiché frutto di una mera combinazione di elementi noti, anticipati dalla combinazione di [continua ..]

4. Le cause di nullità dei brevetti

Il caso sopra illustrato offre anzitutto l’occasione per affrontare il tema dell’invalidità dei brevetti, difesa che viene spesso sollevata dai soggetti che sono convenuti in un giudizio di contraffazione e che viene esaminata dai tribunali in via preliminare rispetto alle contestazioni relative alla violazione del brevetto, in quanto si tratta di una questione che si pone in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica rispetto a quest’ultima: se un brevetto è invalido è evidente che non può sussistere alcuna contraffazione. Nel nostro ordinamento, le ipotesi di nullità di un brevetto sono disciplinate dall’art. 76 c.p.i., che indica un elenco tassativo dei casi in cui un titolo brevettuale deve ritenersi invalido: (i)      la carenza dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge (novità, originalità, industrialità, liceità); (ii)    la carenza di sufficiente descrizione; (iii)  la non brevettabilità dell’invenzione, in quanto ricompresa nell’elenco della materia non brevettabile di cui all’art. 45 c.p.i.; (iv)  l’estensione dell’oggetto del brevetto oltre la domanda iniziale; (v)    la concessione del brevetto ad un soggetto che in realtà non ne aveva diritto. In questa sede ci concentreremo sulle ipotesi di nullità sollevate nella nostra simulazione processuale, ossia la carenza dei requisiti di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione. A norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 c.p.i., un brevetto è nullo per carenza di novità se l’invenzione oggetto dello stesso è già ricompresa nello stato della tecnica, ossia nelle conoscenze accessibili al pubblico prima della data di deposito della relativa domanda di brevetto. Ciò si verifica nel caso in cui l’invenzione sia già stata divulgata al pubblico da parte dello stesso inventore e/o da terzi prima del deposito della relativa domanda di brevetto (c.d. predivulgazione) oppure nel caso in cui tutti i suoi elementi essenziali risultino anticipati da una o più privative anteriori (anche combinate alla c.d. common general knowledge, ossia a quelle conoscenze facilmente disponibili per l’esperto del ramo, contenute in manuali, pubblicazioni e/o nella letteratura [continua ..]

5. Contraffazione letterale e contraffazione per equivalenti

Come anticipato, a norma del già ricordato art. 52 c.p.i. si possono distinguere due tipi di contraffazione: (i) la contraffazione letterale e (ii) la contraffazione per equivalenti. La contraffazione c.d. letterale ricorre nel caso in cui sia riprodotto esattamente da un terzo non autorizzato quanto rivendicato in un precedente brevetto in corso di validità, senza introdurre alcuna modificazione. Come confermato da consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. civ. n. 6373/2019), per determinare se vi sia o meno contraffazione letterale è pertanto fondamentale determinare quale sia l’effettiva portata delle rivendicazioni, interpretandole ove necessario (senza per questo estenderne il contenuto) alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto in questione (art. 52, comma 2, c.p.i.) e della common general knowledge del settore di riferimento, disponibile al tempo della pubblicazione per chiarire eventuali termini tecnici controversi, in modo idoneo a garantire “nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (art. 52, comma 3, c.p.i. che sul punto riproduce il Protocollo dell’European Patent Office circa l’interpretazione del­l’art. 69 della Convenzione sul Brevetto europeo), coerente con la specifica funzione che l’elemento oggetto di interpretazione svolge nel contesto dell’in­venzione brevettata. Solo se il prodotto / procedimento di cui si lamenta l’interferenza riproduce effettivamente tutti gli elementi innovativi presenti nell’ambito di protezione del brevetto determinato secondo i criteri sopra illustrati si può parlare di contraffazione letterale. Se invece tale prodotto / procedimento, pur raggiungendo un risultato simile a quello oggetto del brevetto che si assume contraffatto, si sostanzia in una soluzione diversa per struttura e caratteristiche da quella rivendicata in que­st’ultimo, la contraffazione non sussiste, posto che per aversi contraffazione di un brevetto, è necessario che sia imitata e sfruttata l’invenzione, intesa come specifica soluzione tecnica, nella sua ideazione originale, non essendo sufficiente il solo conseguimento di un risultato simile” (Trib. Roma, sez. imp., sent. 28 agosto 2007). Si parla, invece, di contraffazione per equivalenti (anche nota come dottrina degli equivalenti) nel caso in cui ad essere ripresi siano gli insegnamenti [continua ..]

6. Come si valuta l’equivalenza? Il criterio dell’ovvietà / non ovvietà della modificazione ed il criterio del c.d. triple test

Ma che cosa si intende per “elemento equivalente”? E come si valuta concretamente l’equivalenza? Il concetto di equivalenza non è definito a livello normativo. Per tale ragione, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato nel corso del tempo vari criteri e metodi, finalizzati a determinare come verificare ed accertare l’equivalenza. Tra questi, due sono in particolare quelli maggiormente diffusi: (a)     il criterio dell’ovvietà / non ovvietà e (b)    il criterio c.d. triple test, anche noto come metodo FWR (Fuction, Way, Result). In base al primo criterio, di derivazione tedesca, l’equivalenza sussiste ogni qual volta in cui il prodotto / procedimento contestato si differenzia dal trovato brevettato solo per modifiche banali, ovvie o comunque alla portata del­l’esperto del settore o comunque modifiche che, per quanto inventive, non consentono di escludere l’utilizzo, anche solo parziale, del brevetto anteriore. In sostanza, secondo il criterio in esame se la modifica apportata a quanto rivendicato in un brevetto è ovvia si ha equivalenza e, pertanto, contraffazione; se invece tale modifica è del tutto inventiva l’equivalenza non sussiste e, di conseguenza, deve escludersi la contraffazione (ex multis Cass. n. 257/2004 e Cass. n. 24658/2016). In base invece al criterio del c.d. triple test, di matrice statunitense, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (F – Function), nello stesso modo (W – Way) e con lo stesso risultato finale (R – Result) della soluzione rivendicata nel brevetto di cui si lamenta la contraffazione. Per lungo tempo, la Corte di Cassazione ha in prevalenza aderito al criterio dell’ovvietà, mentre quello del triple test ha incontrato maggior favore nelle corti di merito (ex multis App. Milano, 13 giugno 2011). Tuttavia, la Suprema Corte ha di recente affermato espressamente la valenza e l’applicabilità anche del criterio del triple test. In particolare, con la sentenza n. 2977/2020 la Cassazione ha per la prima volta riconosciuto la possibilità di avvalersi di differenti metodologie per accertare la sussistenza della contraffazione per equivalenti, indicando quale alternativa al criterio dell’ovvietà proprio quello del triple test, stabilendo [continua ..]

7. Note conclusive