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Il contenzioso brevettuale. Alcune considerazioni sulla nullità dei brevetti e sulla contraffazione per equivalenti

Paolo Virano, Avvocato del Foro di Torino

Nell’ambito dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, avuto particolare riguardo al contenzioso brevettuale, l’approfondimento illustra alcune considerazioni sulla nullità dei brevetti e sulla contraffazione. In tale prospettiva di analisi, l’autore, dopo approfondito esame del quadro normativo di riferimento, si sofferma sul caso oggetto del mock-trial, fornendo interessanti spunti di riflessione.

Parole chiave: diritti – proprietà industriale – proprietà intellettuale.

The patent litigation. Some considerations on the nullity of patents and on counterfeiting by equivalents

Within the context of ​​industrial and intellectual property rights, with particular regard to patent litigation, the in-depth study illustrates some considerations on the nullity of patents and on counterfeiting. In this perspective of analysis, the author, after in-depth examination of the regulatory framework, focuses on the case that is the subject of the mock-trial, providing interesting considerations.

Keywords: rights – industrial property – intellectual property.

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Sommario:

1. Introduzione - 2. Quadro normativo. Che cos’è un brevetto e che cosa si intende per contraffazione - 3. Il caso oggetto del mock trial - 4. Le cause di nullità dei brevetti - 5. Contraffazione letterale e contraffazione per equivalenti - 6. Come si valuta l’equivalenza? Il criterio dell’ovvietà / non ovvietà della modificazione ed il criterio del c.d. triple test - 7. Note conclusive


1. Introduzione

Nel contesto economico attuale i diritti di proprietà industriale ed intellettuale rappresentano oggi più che mai assets strategici fondamentali dell’attivi­tà di impresa, che come espressamente riconosciuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono indispensabili per incrementare la competitività, la produttività e la crescita economica e, per tale ragione, devono essere adeguatamente valorizzati e tutelati. Tra questi assets particolare rilievo assumono i brevetti, che consentono alle imprese di acquisire un vantaggio concorrenziale sugli operatori del settore e di recuperare gli investimenti fatti in attività di ricerca e sviluppo acquisendo (seppur per un periodo di tempo predeterminato) il diritto di sfruttare in esclusiva l’invenzione nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, senza per questo precludere il progresso tecnico, in quanto stimolano i concorrenti a sviluppare soluzioni alternative e, nel contempo, consentono la diffusione delle conoscenze tecniche acquisite a favore della collettività (dato che le domande di brevetto sono infatti pubbliche). L’importanza dei diritti IP sull’economia è del resto ciò che giustifica il particolare regime opzionale di tassazione agevolata di cui godono (Patent Box). Ma quali diritti conferisce un brevetto al suo titolare e, soprattutto, come può quest’ultimo concretamente tutelarsi in caso [continua ..]

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2. Quadro normativo. Che cos’è un brevetto e che cosa si intende per contraffazione

Come è noto, il brevetto è l’istituto giuridico in forza del quale l’ordi­namento conferisce un “monopolio” temporaneo sull’invenzione che ne è oggetto, garantendo al relativo titolare il diritto di vietare ai terzi di utilizzare l’invenzione brevettata e quindi, di conseguenza, il diritto esclusivo di attuare, sfruttare ed utilizzare l’invenzione brevettata all’interno dei territori per cui il brevetto è stato domandato e concesso e per un periodo di tempo circoscritto e predeterminato, di durata pari a vent’anni dal deposito della relativa domanda. A livello italiano, la disciplina dei brevetti si trova principalmente nel codice della proprietà industriale – c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005, artt. 45-81), oltre che, in termini generali in alcuni articoli del codice civile (artt. 2584-2591). A norma di tali disposizioni e, in particolare del combinato disposto degli artt. 45 c.p.i. e 2585 c.c. possono costituire oggetto di brevetto sia i prodotti (es. macchine, strumenti, dispositivi meccanici, ecc.; c.d. invenzioni di prodotto) che i procedimenti (es. tecniche, metodi di produzione; c.d. invenzioni di procedimento) che non ricadono in una delle fattispecie espressamente escluse dalla materia brevettabile (art. 45, comma 2, c.p.i.) e che presentano tutti i requisiti di brevettabilità richiesti dalla legge, ossia: a)    novità (artt. 46 e 47 c.p.i.), [continua ..]

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3. Il caso oggetto del mock trial

A seguito di ingenti attività di ricerca e sviluppo, un’importante casa automobilistica riesce a sviluppare un nuovo prodotto: “Ruote omnidirezionali per automobili”, in grado di ruotare a 360° destinate ad essere installate su uno specifico modello di utilitaria (ricordiamo ancora che si tratta di un caso inventato). Conscia del potenziale delle nuove ruote, la casa automobilistica decide pertanto di brevettarle per poi presentare pochi anni dopo il nuovo autoveicolo che le incorpora sul mercato. Il prodotto brevettato si pone tuttavia quale una delle possibili e molteplici soluzioni che nel corso degli anni sono state sviluppate da numerosi operatori del settore per cercare di venire incontro all’esigenza, ben nota, degli utenti di disporre di strumenti per semplificare e velocizzare le manovre di parcheggio, soprattutto negli spazi ristretti propri del contesto urbano. Tra le numerose soluzioni alternative presenti, si trovano anche le ruote omnidirezionali sviluppate da un ingegnere canadese successivamente a quelle brevettate dalla casa automobilistica sopra citata, le quali si caratterizzano per il fatto di poter essere installate su qualsiasi autovettura, indipendentemente dal produttore e/o dal modello.   Venuta a conoscenza della presenza sul mercato del prodotto concorrente, la casa automobilistica decide di tutelarsi, agendo in giudizio per contestare a quest’ultimo la contraffazione del proprio brevetto, sia [continua ..]

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4. Le cause di nullità dei brevetti

Il caso sopra illustrato offre anzitutto l’occasione per affrontare il tema dell’invalidità dei brevetti, difesa che viene spesso sollevata dai soggetti che sono convenuti in un giudizio di contraffazione e che viene esaminata dai tribunali in via preliminare rispetto alle contestazioni relative alla violazione del brevetto, in quanto si tratta di una questione che si pone in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica rispetto a quest’ultima: se un brevetto è invalido è evidente che non può sussistere alcuna contraffazione. Nel nostro ordinamento, le ipotesi di nullità di un brevetto sono disciplinate dall’art. 76 c.p.i., che indica un elenco tassativo dei casi in cui un titolo brevettuale deve ritenersi invalido: (i)      la carenza dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge (novità, originalità, industrialità, liceità); (ii)    la carenza di sufficiente descrizione; (iii)  la non brevettabilità dell’invenzione, in quanto ricompresa nell’elenco della materia non brevettabile di cui all’art. 45 c.p.i.; (iv)  l’estensione dell’oggetto del brevetto oltre la domanda iniziale; (v)    la concessione del brevetto ad un soggetto che in realtà non ne aveva diritto. In questa sede ci concentreremo sulle ipotesi di nullità sollevate nella nostra [continua ..]

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5. Contraffazione letterale e contraffazione per equivalenti

Come anticipato, a norma del già ricordato art. 52 c.p.i. si possono distinguere due tipi di contraffazione: (i) la contraffazione letterale e (ii) la contraffazione per equivalenti. La contraffazione c.d. letterale ricorre nel caso in cui sia riprodotto esattamente da un terzo non autorizzato quanto rivendicato in un precedente brevetto in corso di validità, senza introdurre alcuna modificazione. Come confermato da consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. civ. n. 6373/2019), per determinare se vi sia o meno contraffazione letterale è pertanto fondamentale determinare quale sia l’effettiva portata delle rivendicazioni, interpretandole ove necessario (senza per questo estenderne il contenuto) alla luce della descrizione e dei disegni del brevetto in questione (art. 52, comma 2, c.p.i.) e della common general knowledge del settore di riferimento, disponibile al tempo della pubblicazione per chiarire eventuali termini tecnici controversi, in modo idoneo a garantire “nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (art. 52, comma 3, c.p.i. che sul punto riproduce il Protocollo dell’European Patent Office circa l’interpretazione del­l’art. 69 della Convenzione sul Brevetto europeo), coerente con la specifica funzione che l’elemento oggetto di interpretazione svolge nel contesto dell’in­venzione brevettata. Solo se il prodotto / procedimento di cui [continua ..]

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6. Come si valuta l’equivalenza? Il criterio dell’ovvietà / non ovvietà della modificazione ed il criterio del c.d. triple test

Ma che cosa si intende per “elemento equivalente”? E come si valuta concretamente l’equivalenza? Il concetto di equivalenza non è definito a livello normativo. Per tale ragione, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato nel corso del tempo vari criteri e metodi, finalizzati a determinare come verificare ed accertare l’equivalenza. Tra questi, due sono in particolare quelli maggiormente diffusi: (a)     il criterio dell’ovvietà / non ovvietà e (b)    il criterio c.d. triple test, anche noto come metodo FWR (Fuction, Way, Result). In base al primo criterio, di derivazione tedesca, l’equivalenza sussiste ogni qual volta in cui il prodotto / procedimento contestato si differenzia dal trovato brevettato solo per modifiche banali, ovvie o comunque alla portata del­l’esperto del settore o comunque modifiche che, per quanto inventive, non consentono di escludere l’utilizzo, anche solo parziale, del brevetto anteriore. In sostanza, secondo il criterio in esame se la modifica apportata a quanto rivendicato in un brevetto è ovvia si ha equivalenza e, pertanto, contraffazione; se invece tale modifica è del tutto inventiva l’equivalenza non sussiste e, di conseguenza, deve escludersi la contraffazione (ex multis Cass. n. 257/2004 e Cass. n. 24658/2016). In base invece al criterio del c.d. triple test, di matrice statunitense, nella [continua ..]

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7. Note conclusive

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